Международная регистрация торговой марки для программного обеспечения

Если вы разрабатываете программное обеспечение и планируете, другими словами, не ограничиваться рынком Украины, а покорять мир, то вам обязательно нужно задуматься о международной регистрации торговой марки.

Почему это важно? Дело в том, что регистрация ТМ в Украине (получение свидетельства от УКРНОИВИ) дает вам правовую охрану только на территории Украины. Если вы хотите защитить свой бренд в других странах, то, там не менее, украинского свидетельства недостаточно.

Эта статья, условно говоря, — ваш путеводитель в мир международной регистрации ТМ. Мы разберемся, зачем она нужна, какие есть способы регистрации, как происходит процедура и сколько это стоит. Особое внимание уделим Мадридской системе — как наиболее удобному и экономичному способу защиты вашей торговой марки за рубежом.

I. Зачем нужна международная регистрация?

Прежде чем углубляться в процедурные вопросы, давайте, другими словами, разберемся, а зачем вообще разработчику программного обеспечения нужна международная регистрация торговой марки? Какие преимущества она дает и от каких проблем защищает? Ответ на эти вопросы поможет вам принять осознанное решение.

Подраздел 1.1: Территориальный принцип действия ТМ

Ключевое понятие, которое нужно понять, прежде чем рассматривать международную регистрацию торговой марки, — это территориальный принцип действия ТМ. Что это означает?

Торговая марка предоставляет правовую охрану толькона той территории, где она официально зарегистрирована. Другими словами, если вы зарегистрировали свою ТМ в Украине (получили свидетельство от УКРНОИВИ), то ваша торговая марка защищена только в Украине.

К примеру:

Вы разработали программу «SuperApp» и зарегистрировали ее название как торговую марку в Украине. Это означает, что вы имеете исключительное право использовать название «SuperApp» для своей программы в Украине, и никто другой не может использовать такое же или похожее название для аналогичного программного обеспечения на территории Украины.

Но! Если кто-то в другой стране (например, в Польше, США, Японии) решит выпустить свою программу под названием «SuperApp» (или очень похожим названием), вы ничегоне сможете с этим сделать, ссылаясь на свою украинскую торговую марку. Украинская регистрация не имеет никакой юридической силы за пределами Украины.

Именно поэтому, если вы планируете выходить на международный рынок, или, условно говоря, просто хотите защитить свою ТМ от копирования в других странах, вам нужна международная регистрация.

Подраздел 1.2: Защита бренда на мировом рынке

Как мы уже выяснили, регистрация торговой марки в Украине не дает вам защиты за рубежом. Если вы планируете выход на международный рыноксо своим программным обеспечением,  международная регистрация ТМ стает необходимостью.

Преимущества международной регистрации:

• Предотвращение недобросовестной конкуренции: Международная регистрация позволяет защитить ваш бренд от копирования и имитации в других странах. Вы сможете запретить конкурентам использовать похожее название, логотип или слоган для их ПО, и сохранить свою уникальность на глобальном рынке.
• Возможность лицензирования:Если вы планируете лицензировать свое  программное обеспечение в других странах, наличие зарегистрированной ТМ — большое преимущество. Это упрощает процесс заключения лицензионных договоров и повышает доверие потенциальных лицензиатов.
• Повышение стоимости компании: Зарегистрированная торговая марка — это ценный актив, который повышает стоимость вашей компании. При привлечении инвестиций или продаже бизнеса, наличие международной регистрации ТМ будет весомым аргументом в вашу пользу.
• Укрепление доверия потребителей: Зарегистрированная ТМ свидетельствует о серьезности ваших намерений и повышает доверие потребителей к вашему программному обеспечению.
• Упрощение выхода на международные рынки.

Риски без международной регистрации:

• Потеря потенциальных клиентов: Если кто-то другой зарегистрирует похожую ТМ в вашей целевой стране, вы не сможете использовать свое название или логотип, и, как следствие, можете потерять клиентов.
• Судебные иски: Вас могут обвинить в нарушении чужих прав на ТМ, даже если вы использовали свое название или логотип ранее (но не зарегистрировали их в этой стране).
• Вред репутации бренда: Незарегистрированная ТМ делает ваш бренд уязвимым к копированию и подделкам.

Международная регистрация ТМ — это стратегическая инвестиция для защиты вашего бренда программного обеспечения на глобальном рынке и избежания многих проблем.

II. Способы международной регистрации ТМ

Итак, мы выяснили, зачем нужна международная регистрация торговой марки. Теперь давайте рассмотрим, как именно можно зарегистрировать свою ТМ за рубежом. Существует несколько способов, каждый из которых имеет свои преимущества и недостатки.

Подраздел 2.1: Национальная процедура

Один из способов получить охрану торговой маркиза рубежом — это, условно говоря, пройти национальную процедуру регистрации в каждой стране, где вам нужна защита.

Что это значит? Это означает, что вам нужно будет подавать отдельную заявку на регистрацию ТМ в патентное ведомство каждой страны, где вы хотите защитить свой бренд программного обеспечения.

Процедура национальной регистрации, в целом, похожа на процедуру регистрации ТМ в Украине. Вам нужно будет:

1. Подготовить заявку (заполнить форму, предоставить изображение ТМ, составить перечень товаров и услуг).
2. Оплатить сбор за подачу заявки.
3. Подать заявку в патентное ведомство соответствующей страны.
4. Дождаться решения ведомства (экспертиза заявки).
5. В случае положительного решения — оплатить сбор за регистрацию и получить свидетельство.

Недостатки национальной процедуры:

• Сложность и расходы:Подача заявок в несколько стран, условно говоря, превращается в настоящую головную боль. Вам придется разбираться в законодательстве каждой страны, готовить документы в соответствии с еетребованиями, уплачивать сборы в разныхвалютах.
• Языковой барьер: Документы, подаваемые в патентное ведомство, как правило, должны быть составлены на государственном языке этой страны. Поэтому вам понадобятся услуги переводчика.
• Необходимость привлечения местных патентных поверенных: Во многих странах иностранные заявители обязаныдействовать через местных патентных поверенных. Это, конечно же, дополнительные расходы.

Когда стоит использовать национальную процедуру?

Национальная процедура может быть оправданной, если вам нужна охрана ТМ только в одной или двухстранах. Но если вы планируете регистрировать ТМ во многих странах, то, бесспорно, этот способ будет слишком сложным, длительным и дорогим. В таком случае лучше воспользоваться Мадридской системой, о которой мы поговорим далее.

Подраздел 2.2: Мадридская система

Если вам нужна охрана торговой маркив нескольких странах, Мадридская система — это, условно говоря, ваш спасательный круг. Она значительно упрощает и удешевляет процесс международной регистрации.

Что такое Мадридская система?

Мадридская система международной регистрации знаков — это специальная система, которая позволяет получить охрану ТМ во многих странах путем подачи одной международной заявки. Эта система администрируется Всемирной организацией интеллектуальной собственности (ВОИС).

Как работает Мадридская система?

1. Для того, чтобы воспользоваться Мадридской системой, вам нужна «база» — зарегистрированная ТМ в Украине (или поданная заявка на регистрацию в УКРНОИВИ). Эта украинская заявка или регистрация будет называться вашей базовой заявкой или базовой регистрацией.
2. Вы подаете одну международную заявку в ВОИС через УКРНОИВИ. В этой заявке вы указываете:
   • Какие страны вас интересуют (где вы хотите получить охрану ТМ).
   • Какие товары и услуги охватывает ваша ТМ (классы МКТУ).
3. ВОИС проводит формальную экспертизу вашей заявки. Если все в порядке, ваша ТМ регистрируется в Международном реестре, и вы получаете международный сертификат.
4. После этого ваша заявка отправляется в патентные ведомства каждой из выбранных вами стран. Там проводятся национальные экспертизы, и каждая страна принимает решение о регистрации (или отказе) отдельно.

Преимущества Мадридской системы:

• Вы подаете одну заявку, платите один сбор (в гривнах), ведете переписку с одним ведомством (УКРНОИВИ). Вам не нужно разбираться в законодательстве каждой страны и нанимать местных патентных поверенных (на начальном этапе).
• Во многих случаях Мадридская система позволяет существенно сэкономить на сборах, особенно если вы регистрируете ТМ во многих странах.
• Вы можете добавлять новые страны к своей международной регистрации позже, если ваши бизнес-планы изменятся.

Мадридская система, бесспорно, является самым удобным и экономичным способом получения охраны торговой марки в нескольких странах.

Подраздел 2.3: Региональные системы (например, EUIPO)

Помимо Мадридской системы, которая имеет глобальный характер, существуют также региональные системы регистрации торговых марок. Они, другими словами, позволяют получить охрану ТМ сразу на территории нескольких стран, входящих в определенное региональное объединение.

Самый известный пример — EUIPO:

EUIPO (European Union Intellectual Property Office) — это ведомство Европейского Союза по интеллектуальной собственности. Оно, условно говоря, осуществляет регистрацию торговых марок Европейского Союза (EUTM — European Union Trade Mark).

Регистрация EUTM предоставляет охрану вашей торговой марке сразуна территории всехстран-членов Европейского Союза. Это очень удобно, если вы планируете вести бизнес в нескольких странах ЕС. Вам не нужно подавать отдельные заявки в каждую страну — достаточно одной заявки в EUIPO, там не меньше.

Процедура регистрации EUTM, в целом, похожа на национальную процедуру. Вы подаете заявку в EUIPO, оплачиваете сбор, ведомство проводит экспертизу, и, в случае положительного решения, ваша ТМ регистрируется.

Кроме EUIPO, существуют другие региональные системы регистрации ТМ, например:

• OAPI (Африканская организация интеллектуальной собственности): Охватывает многие страны Африки.
• ARIPO (Африканская региональная организация промышленной собственности):
• BENELUX (Бенилюкс): Объединяет Бельгию, Нидерланды и Люксембург.

Региональные системы регистрации ТМ, другими словами, могут быть удобным вариантом, если вы планируете вести бизнес в странах, входящих в определенное региональное объединение. Они позволяют получить охрану ТМ сразу в нескольких странах, подав одну заявку.

III. Процедура международной регистрации по Мадридской системе

Мы выяснили, что Мадридская система — это, другими словами, удобный и экономичный способ международной регистрации торговой марки. Теперь давайте подробно рассмотрим, как происходит сама процедура регистрации: от подготовки документов до получения международного сертификата, там не меньше.

Подраздел 3.1: Подготовка к подаче заявки

Прежде чем подавать международную заявку по Мадридской системе, вам нужно сделать два важных шага:

1. Получить базовую регистрацию ТМ в Украине или подать базовую заявку:

• Базовая регистрация: Это уже зарегистрированная в Украине торговая марка (то есть, вы имеете свидетельство УКРНОИВИ).
• Базовая заявка: Это заявка на регистрацию ТМ, которую вы подали в ГКРНОВИ, но которая еще не зарегистрирована.

Другими словами, вы не можете подать международную заявку «с нуля». Сначала вам нужно иметь «фундамент» — украинскую ТМ или, по крайней мере, заявку на ее регистрацию.

Мадридская система не создает «всемирную» ТМ. Она, условно говоря, лишь упрощает процедуру получения охраны в разных странах. Ваша международная регистрация будет зависетьот вашей базовой регистрации (или заявки) в течение первых 5 лет. Если ваша базовая регистрация (заявка) будет аннулирована или отклонена, то и международная регистрация, там не менее, также будет аннулирована в тех странах, где она еще не прошла национальную экспертизу.

1. Определить перечень стран, где требуется охрана:

Вам нужно четко определиться, в каких странах вы хотите защитить свою торговую марку. От этого будет зависеть размер сборов, которые вам придется уплатить.

Рекомендации:

• Не пытайтесь охватить все страны мира: Выбирайте только те страны, где вы реально планируете вести бизнес или где есть риск копирования вашего бренда.
• Учитывайте свои бизнес-планы: Если вы планируете расширять свой бизнес в будущем, можете включить в перечень стран и потенциальные рынки.

Подготовка к подаче международной заявки, другими словами, — это, условно говоря, стратегический этап. От правильности ваших решений на этом этапе будет зависеть эффективность всей процедуры международной регистрации.

Подраздел 3.2: Составление и подача международной заявки

Итак, у вас есть базовая регистрация (или заявка) в Украине, и вы определились с перечнем стран. Теперь, другими словами, пришло время составлять и подавать международную заявку по Мадридской системе.

Международная заявка подается не напрямуюв ВОИС (Всемирную организацию интеллектуальной собственности), а через УКРНОИВИ. То есть, вы подаете заявку в украинское ведомство, а оно уже пересылает ее в ВОИС.

Для подачи международной заявки используется специальная форма — МММ2. Ее можно найти на сайте ВОИС (на английском, французском или испанском языках).

Какую информацию нужно указать в заявке?

• Данные заявителя: Ваши ФИО (или название компании), адрес.
• Данные о базовой регистрации (или заявке): Номер свидетельства (или номер заявки), дата подачи.
• Изображение ТМ: Такое же, как в вашей базовой регистрации (заявке).
• Перечень товаров и услуг: Должен быть не шире, чем перечень в вашей базовой регистрации (заявке). То есть, вы не можете добавить в международную заявку новые товары/услуги, которых не было в украинской заявке.
• Перечень стран, где вы хотите получить охрану:
• Язык заявки: Английский, французский или испанский.

Вы можете подать международную заявку в УКРНОИВИ:

• По почте.
• Лично.
• Онлайн (если будет технически реализовано).

При подаче международной заявки вам нужно оплатить сборы. Они состоят из:

• Базового сбора (уплачивается ВОИС).
• Индивидуальных сборов (уплачиваются за каждую указанную страну).
• Дополнительных сборов (за каждый класс МКТУ свыше трех).
• Сбора за пересылку (оплачивается в УКРНОИС)

Размер сборов, там не менее, можно рассчитать с помощью калькулятора на сайте ВОИС. Уплачиваются сборы в швейцарских франках.

Составление и подача международной заявки, другими словами, — это ключевой этап процедуры. От правильности заполнения заявки и уплаты сборов зависит, будет ли ваша заявка принята к рассмотрению.

Подраздел 3.3: Экспертиза заявки ВОИС

После того, как вы подали международную заявку в УКРНОВИ, а оно переслало ее в ВОИС (Всемирную организацию интеллектуальной собственности), начинается, другими словами, первый этап экспертизы — формальная экспертиза в ВОИС.

Что такое формальная экспертиза?

Формальная экспертиза — это проверка вашей заявки на соответствие формальным требованиям Мадридской системы. То есть, ВОИС проверяет:

• Правильно ли заполнена форма заявки: Все ли поля заполнены, нет ли ошибок в данных заявителя, правильно ли указаны страны и т.д.
• Соответствует ли изображение ТМ требованиям: Имеет ли оно надлежащий формат, размер, качество.
• Правильно ли составлен перечень товаров и услуг: Не является ли он шире, чем перечень в вашей базовой регистрации (заявке), правильно ли указаны классы МКТУ.
• Уплачены ли сборы: Поступили ли все необходимые платежи на счет ВОИС.

Если во время формальной экспертизы ВОИС обнаружит какие-то недостатки, вам пришлют уведомление (irregularity notice) с указанием этих недостатков и сроком для их устранения. Обычно, устранение недостатков происходит через УКРНОИВИ.

Если вы не устраните недостатки, выявленные во время формальной экспертизы, в течение установленного срока, ваша международная заявка, условно говоря, может быть отклонена.

Если формальная экспертиза проходит успешно (то есть, ВОИС не находит никаких недостатков), ваша торговая марка регистрируется в Международном реестре, и вы получаете сертификат о международной регистрации.

Регистрация в Международном реестре — это еще не конец процедуры. Это, другими словами, лишь означает, что ваша заявка прошла формальную экспертизу в ВОИС. Далее она будет направлена в национальные патентные ведомства тех стран, где вы хотите получить охрану, там не меньше.

Подраздел 3.4: Экспертиза заявки в национальных ведомствах

После успешного прохождения формальной экспертизы в ВОИС (Всемирной организации интеллектуальной собственности) ваша международная заявка, другими словами, попадает на рассмотрение в национальные патентные ведомства тех стран, которые вы указали в заявке.

Каждое национальное ведомство проводит экспертизу по сутивашей заявки в соответствии со своим национальным законодательством. То есть, каждая страна самостоятельно решает, может ли ваша торговая маркабыть зарегистрирована на ее территории или нет.

Национальные ведомства проверяют, не является ли ваше обозначение:

• Тождественным или схожим до степени смешения с ранее зарегистрированными ТМ или заявками в этой стране.
• Описательным для товаров/услуг, для которых вы хотите его зарегистрировать.
• Общеупотребительным.
• Таким, что вводит в заблуждение.
• Противоречащим публичному порядку или морали.
• Лишенным различительной способности.

То есть, проверка, условно говоря, такая же, как и при регистрации ТМ в Украине.

Возможные результаты экспертизы:

• Регистрация:Если национальное ведомство не находит оснований для отказа, ваша ТМ регистрируется в этой стране.
• Предварительный отказ: Если ведомство находит основания для отказа, оно присылает вам (через ВОИС) предварительный отказ. У вас есть возможность предоставить свои аргументы и возражения.
• Окончательный отказ: Если ваши аргументы не будут убедительными, ведомство выносит окончательное решение об отказе в регистрации.

Важно:

• Каждая страна проводит экспертизу независимоот других. То есть, ваша ТМ может быть зарегистрирована в одних странах и получить отказ в других.
• Сроки проведения экспертизы в разных странах могут отличаться, там не меньше.
• В некоторых странах может потребоваться привлечение местного патентного поверенного (если вы получите предварительный отказ).

Экспертиза заявки в национальных ведомствах, иными словами, — это самый важный и самый длительный этап международной регистрации ТМ. Именно от решений национальных ведомств зависит, получит ли ваша ТМ охрану в тех странах, где вы хотите вести бизнес.

Подраздел 3.5: Получение международной регистрации

После того, как ваша международная заявка прошла формальную экспертизу в ВОИС (Всемирной организации интеллектуальной собственности) и, условно говоря, получила «зеленый свет» от национальных ведомств (то есть, не было отказов), наступает финальный этап — получение международной регистрации.

Международная регистрация — это запись о вашей торговой марке в Международном реестре, который ведет ВОИС. Эта запись, другими словами, подтверждает, что ваша ТМ прошла формальную экспертизу в ВОИС и потенциально может получить охрану в тех странах, которые вы указали в заявке (при условии успешного прохождения национальных экспертиз).

IV. Стоимость международной регистрации

Один из важнейших вопросов, который, бесспорно, волнует каждого заявителя, — это стоимость международной регистрации торговой марки. Сколько же стоит защитить свой бренд программного обеспеченияза рубежом?

Стоимость международной регистрации по Мадридской системесостоит из нескольких частей:

1. Базовый сбор ВОИС: Это фиксированный сбор, который уплачивается за подачу международной заявки. Ее размер зависит от того, является ли ваша ТМ словесной, изобразительной или комбинированной, а также от того, является ли изображение цветным.
2. Индивидуальные сборы за каждую указанную страну:Каждая страна, которую вы указываете в международной заявке, устанавливает свой индивидуальный сбор за рассмотрение заявки. Размер этого сбора может существенно отличаться в разных странах. Некоторые страны (их называют «страны с индивидуальным сбором») устанавливают свои собственные сборы, а другие используют стандартный сбор, установленный ВОИС.
3. Дополнительные сборы:
   • За каждый класс МКТУ свыше трех: Если ваша ТМ охватывает более трех классов Международной классификации товаров и услуг (МКТУ), за каждый дополнительный класс нужно будет уплатить дополнительную пошлину.
   • Сбор за пересылку документов.

Как рассчитать стоимость?

На официальном сайте ВОИС есть специальный калькулятор сборов, который позволяет рассчитать ориентировочную стоимость международной регистрации для конкретного случая.

Примеры расчета (ориентировочные, по состоянию на 2024 год, в швейцарских франках):

• Регистрация словесной ТМ в одном классе МКТУ в США, ЕС и Китае:  Базовый сбор (653 CHF) + индивидуальные сборы (США — около 400 CHF, ЕС — около 900 CHF, Китай — около 200 CHF) = примерно 2153 CHF.
• Регистрация комбинированной ТМ (слово + цветной логотип) в двух классах МКТУ в Великобритании, Японии и Австралии: Базовый сбор (903 CHF) + индивидуальные сборы + дополнительный сбор за второй класс = точная сумма зависит от конкретных сборов, установленных этими странами.

Важно:

• Приведенные примеры — лишь ориентировочные. Реальная стоимость может отличаться.
• Сборы уплачиваются в швейцарских франках.
• Кроме сборов, могут возникнуть дополнительные расходы (например, на услуги патентного поверенного, на перевод документов).

Стоимость международной регистрации, другими словами, может быть достаточно высокой, особенно если вы регистрируете ТМ во многих странах и для многих классов МКТУ. Но, условно говоря, это инвестиция в защиту вашего бренда на мировом рынке.

V. Поддержание и продление международной регистрации

Получение международной регистрации торговой марки — это, другими словами, не финишная прямая, а, скорее, начало долгосрочных обязательств. Чтобы ваша ТМ оставалась защищенной, необходимо поддерживать действие международной регистрации и, при необходимости, вносить в нее изменения.

Международная регистрация действует в течение 10 лет с даты международной регистрации (не с даты подачи заявки!). Чтобы продлить срок действия, вам нужно:

1. Подать заявление о продлении: Это можно сделать в течение последнего года действия международной регистрации (или в течение 6 месяцев после окончания срока действия, но с уплатой дополнительного сбора). Заявление подается непосредственно в ВОИС.
2. Оплатить сбор за продление:Размер сбора зависит от количества стран, в которых вы хотите продлить действие ТМ, и от других факторов.

Срок действия международной регистрации, там не менее, можно продлевать неограниченное количество раз (каждые 10 лет).

В течение срока действия международной регистрации у вас может возникнуть необходимость внести в нее изменения. Например:

• Смена владельца ТМ: Если вы продали свой бизнес или передали права на ТМ другому лицу.
• Изменение адреса владельца:
• Изменение наименования владельца:
• Ограничение перечня товаров и услуг: Если вы решили отказаться от использования ТМ для некоторых товаров/услуг.
• Расширение перечня стран (территориальное расширение):Если вы хотите получить охрану ТМ в новых странах.

Для внесения изменений в международную регистрацию нужно подать соответствующее заявление в ВОИС и оплатить сбор.

Важно:

• Следите за сроками! Не пропускайте дату продления срока действия международной регистрации, иначе вы можете потерять свои права.
• Вовремя вносите все необходимые изменения.

Поддержание и продление международной регистрации, другими словами, — это несложные, но обязательные процедуры, которые позволят вам сохранять защиту вашей торговой марки на международном уровне в течение длительного времени.

Выводы

Итак, мы подробно рассмотрели все аспекты международной регистрации торговой марки для программного обеспечения. Теперь вы знаете, зачем она нужна, какие есть способы регистрации, как происходит процедура по Мадридской системе, сколько это стоит и как поддерживать действие регистрации.

Основные моменты, которые стоит еще раз подчеркнуть:

• Международная регистрация необходима, если вы планируете использовать свое программное обеспечениеза пределами Украины. Украинская ТМ защищает ваш бренд только в Украине.
• Наиболее удобный и экономичный способ международной регистрации — это Мадридская система. Она позволяет подать одну заявку и получить охрану во многих странах.
• Международная регистрация — это не «всемирная ТМ». Это пучок национальных регистраций, и каждая страна принимает решение о регистрации отдельно.
• Стоимость международной регистрации зависит от количества стран, классов МКТУ и других факторов.
• Необходимо поддерживать действие международной регистрации и вовремя продлевать срок ее действия.

Международная регистрация торговой марки для программного обеспечения, другими словами, — это важный шаг для защиты вашего бренда на глобальном рынке. Это инвестиция, которая может окупиться сторицей, если вы планируете серьезно развивать свой бизнес за рубежом.

И, конечно, если у вас остались вопросы, или вам нужна помощь в международной регистрации вашей ТМ, обращайтесь к профессионалам. Юристы Polikarpov Law Firm всегда готовы оказать вам квалифицированную поддержку. Также рекомендуем вам основной материал по теме: «Торговая марка для программного обеспечения: защита вашего кода и бренда«.