Якщо ви розробляєте програмне забезпечення і плануєте, іншими словами, не обмежуватися ринком України, а підкорювати світ, то вам обов’язково потрібно задуматися про міжнародну реєстрацію торгової марки.
Чому це важливо? Справа в тому, що реєстрація ТМ в Україні (отримання свідоцтва від УКРНОІВІ) дає вам правову охорону тільки на території України. Якщо ви хочете захистити свій бренд в інших країнах, то, там не менше, українського свідоцтва недостатньо.
Ця стаття, умовно кажучи, – ваш путівник у світ міжнародної реєстрації ТМ. Ми розберемося, навіщо вона потрібна, які є способи реєстрації, як відбувається процедура і скільки це коштує. Особливу увагу приділимо Мадридській системі – як найбільш зручному та економічному способу захисту вашої торгової марки за кордоном.
I. Навіщо потрібна міжнародна реєстрація?
Перш ніж заглиблюватися в процедурні питання, давайте, іншими словами, розберемося, а навіщо взагалі розробнику програмного забезпечення потрібна міжнародна реєстрація торгової марки? Які переваги вона дає і від яких проблем захищає? Відповідь на ці запитання допоможе вам прийняти усвідомлене рішення.
Підрозділ 1.1: Територіальний принцип дії ТМ
Ключове поняття, яке потрібно зрозуміти, перш ніж розглядати міжнародну реєстрацію торгової марки, – це територіальний принцип дії ТМ. Що це означає?
Торгова марка надає правову охорону тільки на тій території, де вона офіційно зареєстрована. Іншими словами, якщо ви зареєстрували свою ТМ в Україні (отримали свідоцтво від УКРНОІВІ), то ваша торгова марка захищена тільки в Україні.
До прикладу:
Ви розробили програму “SuperApp” та зареєстрували її назву як торгову марку в Україні. Це означає, що ви маєте виключне право використовувати назву “SuperApp” для своєї програми в Україні, і ніхто інший не може використовувати таку саму або схожу назву для аналогічного програмного забезпечення на території України.
Але! Якщо хтось в іншій країні (наприклад, у Польщі, США, Японії) вирішить випустити свою програму під назвою “SuperApp” (або дуже схожою назвою), ви нічого не зможете з цим зробити, посилаючись на свою українську торгову марку. Українська реєстрація не має жодної юридичної сили за межами України.
Саме тому, якщо ви плануєте виходити на міжнародний ринок, або, умовно кажучи, просто хочете захистити свою ТМ від копіювання в інших країнах, вам потрібна міжнародна реєстрація.
Підрозділ 1.2: Захист бренду на світовому ринку
Як ми вже з’ясували, реєстрація торгової марки в Україні не дає вам захисту за кордоном. Якщо ви плануєте вихід на міжнародний ринок зі своїм програмним забезпеченням, міжнародна реєстрація ТМ стає необхідністю.
Переваги міжнародної реєстрації:
- Запобігання недобросовісній конкуренції: Міжнародна реєстрація дозволяє захистити ваш бренд від копіювання та імітації в інших країнах. Ви зможете заборонити конкурентам використовувати схожу назву, логотип або слоган для їхнього ПЗ, та зберегти свою унікальність на глобальному ринку.
- Можливість ліцензування: Якщо ви плануєте ліцензувати своє програмне забезпечення в інших країнах, наявність зареєстрованої ТМ – велика перевага. Це спрощує процес укладання ліцензійних договорів та підвищує довіру потенційних ліцензіатів.
- Підвищення вартості компанії: Зареєстрована торгова марка – це цінний актив, який підвищує вартість вашої компанії. При залученні інвестицій або продажу бізнесу, наявність міжнародної реєстрації ТМ буде вагомим аргументом на вашу користь.
- Зміцнення довіри споживачів: Зареєстрована ТМ свідчить про серйозність ваших намірів та підвищує довіру споживачів до вашого програмного забезпечення.
- Спрощення виходу на міжнародні ринки.
Ризики без міжнародної реєстрації:
- Втрата потенційних клієнтів: Якщо хтось інший зареєструє схожу ТМ у вашій цільовій країні, ви не зможете використовувати свою назву або логотип, і, як наслідок, можете втратити клієнтів.
- Судові позови: Вас можуть звинуватити у порушенні чужих прав на ТМ, навіть якщо ви використовували свою назву чи логотип раніше (але не зареєстрували їх в цій країні).
- Шкода репутації бренду: Незареєстрована ТМ робить ваш бренд вразливим до копіювання та підробок.
Міжнародна реєстрація ТМ – це стратегічна інвестиція для захисту вашого бренду програмного забезпечення на глобальному ринку та уникнення багатьох проблем.
II. Способи міжнародної реєстрації ТМ
Отже, ми з’ясували, навіщо потрібна міжнародна реєстрація торгової марки. Тепер давайте розглянемо, як саме можна зареєструвати свою ТМ за кордоном. Існує кілька способів, кожен з яких має свої переваги та недоліки.
Підрозділ 2.1: Національна процедура
Один зі способів отримати охорону торгової марки за кордоном – це, умовно кажучи, пройти національну процедуру реєстрації в кожній країні, де вам потрібен захист.
Що це означає? Це означає, що вам потрібно буде подавати окрему заявку на реєстрацію ТМ до патентного відомства кожної країни, де ви хочете захистити свій бренд програмного забезпечення.
Процедура національної реєстрації, в цілому, схожа на процедуру реєстрації ТМ в Україні. Вам потрібно буде:
- Підготувати заявку (заповнити форму, надати зображення ТМ, скласти перелік товарів і послуг).
- Сплатити збір за подання заявки.
- Подати заявку до патентного відомства відповідної країни.
- Дочекатися рішення відомства (експертиза заявки).
- У разі позитивного рішення – сплатити збір за реєстрацію та отримати свідоцтво.
Недоліки національної процедури:
- Складність та витрати: Подання заявок у кілька країн, умовно кажучи, перетворюється на справжній головний біль. Вам доведеться розбиратися в законодавстві кожної країни, готувати документи відповідно до її вимог, сплачувати збори в різних валютах.
- Мовний бар’єр: Документи, що подаються до патентного відомства, зазвичай, мають бути складені державною мовою цієї країни. Тому вам знадобляться послуги перекладача.
- Необхідність залучення місцевих патентних повірених: У багатьох країнах іноземні заявники зобов’язані діяти через місцевих патентних повірених. Це, звісно ж, додаткові витрати.
Коли варто використовувати національну процедуру?
Національна процедура може бути виправданою, якщо вам потрібна охорона ТМ лише в одній або двох країнах. Але якщо ви плануєте реєструвати ТМ у багатьох країнах, то, безперечно, цей спосіб буде занадто складним, тривалим і дорогим. У такому разі краще скористатися Мадридською системою, про яку ми поговоримо далі.
Підрозділ 2.2: Мадридська система
Якщо вам потрібна охорона торгової марки в кількох країнах, Мадридська система – це, умовно кажучи, ваш рятівний круг. Вона значно спрощує та здешевлює процес міжнародної реєстрації.
Що таке Мадридська система?
Мадридська система міжнародної реєстрації знаків – це спеціальна система, яка дозволяє отримати охорону ТМ у багатьох країнах шляхом подання однієї міжнародної заявки. Ця система адмініструється Всесвітньою організацією інтелектуальної власності (ВОІВ).
Як працює Мадридська система?
- Для того, щоб скористатися Мадридською системою, вам потрібна “база” – зареєстрована ТМ в Україні (або подана заявка на реєстрацію до УКРНОІВІ). Ця українська заявка або реєстрація буде називатися вашою базовою заявкою або базовою реєстрацією.
- Ви подаєте одну міжнародну заявку до ВОІВ через УКРНОІВІ. У цій заявці ви вказуєте:
- Які країни вас цікавлять (де ви хочете отримати охорону ТМ).
- Які товари та послуги охоплює ваша ТМ (класи МКТП).
- ВОІВ проводить формальну експертизу вашої заявки. Якщо все гаразд, ваша ТМ реєструється в Міжнародному реєстрі, і ви отримуєте міжнародний сертифікат.
- Після цього ваша заявка надсилається до патентних відомств кожної з обраних вами країн. Там проводяться національні експертизи, і кожна країна приймає рішення про реєстрацію (або відмову) окремо.
Переваги Мадридської системи:
- Ви подаєте одну заявку, сплачуєте один збір (у гривнях), ведете листування з одним відомством (УКРНОІВІ). Вам не потрібно розбиратися в законодавстві кожної країни та наймати місцевих патентних повірених (на початковому етапі).
- У багатьох випадках Мадридська система дозволяє суттєво заощадити на зборах, особливо якщо ви реєструєте ТМ у багатьох країнах.
- Ви можете додавати нові країни до своєї міжнародної реєстрації пізніше, якщо ваші бізнес-плани зміняться.
Мадридська система, безперечно, є найзручнішим і найекономічнішим способом отримання охорони торгової марки в кількох країнах.
Підрозділ 2.3: Регіональні системи (наприклад, EUIPO)
Крім Мадридської системи, яка має глобальний характер, існують також регіональні системи реєстрації торгових марок. Вони, іншими словами, дозволяють отримати охорону ТМ одразу на території кількох країн, що входять до певного регіонального об’єднання.
Найвідоміший приклад – EUIPO:
EUIPO (European Union Intellectual Property Office) – це відомство Європейського Союзу з інтелектуальної власності. Воно, умовно кажучи, здійснює реєстрацію торгових марок Європейського Союзу (EUTM – European Union Trade Mark).
Реєстрація EUTM надає охорону вашій торговій марці одразу на території всіх країн-членів Європейського Союзу. Це дуже зручно, якщо ви плануєте вести бізнес у кількох країнах ЄС. Вам не потрібно подавати окремі заявки в кожну країну – достатньо однієї заявки в EUIPO, там не менше.
Процедура реєстрації EUTM, в цілому, схожа на національну процедуру. Ви подаєте заявку до EUIPO, сплачуєте збір, відомство проводить експертизу, і, у разі позитивного рішення, ваша ТМ реєструється.
Крім EUIPO, існують інші регіональні системи реєстрації ТМ, наприклад:
- OAPI (Африканська організація інтелектуальної власності): Охоплює багато країн Африки.
- ARIPO (Африканська регіональна організація промислової власності):
- BENELUX (Бенілюкс): Об’єднує Бельгію, Нідерланди та Люксембург.
Регіональні системи реєстрації ТМ, іншими словами, можуть бути зручним варіантом, якщо ви плануєте вести бізнес у країнах, що входять до певного регіонального об’єднання. Вони дозволяють отримати охорону ТМ одразу в кількох країнах, подавши одну заявку.
III. Процедура міжнародної реєстрації за Мадридською системою
Ми з’ясували, що Мадридська система – це, іншими словами, зручний та економічний спосіб міжнародної реєстрації торгової марки. Тепер давайте детально розглянемо, як відбувається сама процедура реєстрації: від підготовки документів до отримання міжнародного сертифіката, там не менше.
Підрозділ 3.1: Підготовка до подання заявки
Перш ніж подавати міжнародну заявку за Мадридською системою, вам потрібно зробити два важливі кроки:
- Отримати базову реєстрацію ТМ в Україні або подати базову заявку:
- Базова реєстрація: Це вже зареєстрована в Україні торгова марка (тобто, ви маєте свідоцтво УКРНОІВІ).
- Базова заявка: Це заявка на реєстрацію ТМ, яку ви подали до УКРНОІВІ, але яка ще не зареєстрована.
Іншими словами, ви не можете подати міжнародну заявку “з нуля”. Спочатку вам потрібно мати “фундамент” – українську ТМ або, принаймні, заявку на її реєстрацію.
Мадридська система не створює “всесвітню” ТМ. Вона, умовно кажучи, лише спрощує процедуру отримання охорони в різних країнах. Ваша міжнародна реєстрація буде залежати від вашої базової реєстрації (або заявки) протягом перших 5 років. Якщо вашу базову реєстрацію (заявку) буде анульовано або відхилено, то і міжнародна реєстрація, там не менше, також буде анульована в тих країнах, де вона ще не пройшла національну експертизу.
- Визначити перелік країн, де потрібна охорона:
Вам потрібно чітко визначитися, в яких країнах ви хочете захистити свою торгову марку. Від цього залежатиме розмір зборів, які вам доведеться сплатити.
Рекомендації:
- Не намагайтеся охопити всі країни світу: Вибирайте тільки ті країни, де ви реально плануєте вести бізнес або де є ризик копіювання вашого бренду.
- Враховуйте свої бізнес-плани: Якщо ви плануєте розширювати свій бізнес у майбутньому, можете включити до переліку країн і потенційні ринки.
Підготовка до подання міжнародної заявки, іншими словами, – це, умовно кажучи, стратегічний етап. Від правильності ваших рішень на цьому етапі залежатиме ефективність всієї процедури міжнародної реєстрації.
Підрозділ 3.2: Складання та подання міжнародної заявки
Отже, у вас є базова реєстрація (або заявка) в Україні, і ви визначилися з переліком країн. Тепер, іншими словами, настав час складати та подавати міжнародну заявку за Мадридською системою.
Міжнародна заявка подається не безпосередньо до ВОІВ (Всесвітньої організації інтелектуальної власності), а через УКРНОІВІ. Тобто, ви подаєте заявку до українського відомства, а воно вже пересилає її до ВОІВ.
Для подання міжнародної заявки використовується спеціальна форма – ММ2. Її можна знайти на сайті ВОІВ (англійською, французькою або іспанською мовами).
Яку інформацію потрібно вказати в заявці?
- Дані заявника: Ваші ПІБ (або назва компанії), адреса.
- Дані про базову реєстрацію (або заявку): Номер свідоцтва (або номер заявки), дата подання.
- Зображення ТМ: Таке саме, як у вашій базовій реєстрації (заявці).
- Перелік товарів і послуг: Повинен бути не ширшим, ніж перелік у вашій базовій реєстрації (заявці). Тобто, ви не можете додати до міжнародної заявки нові товари/послуги, яких не було в українській заявці.
- Перелік країн, де ви хочете отримати охорону:
- Мова заявки: Англійська, французька або іспанська.
Ви можете подати міжнародну заявку до УКРНОІВІ:
- Поштою.
- Особисто.
- Онлайн (якщо буде технічно реалізовано).
При поданні міжнародної заявки вам потрібно сплатити збори. Вони складаються з:
- Базового збору (сплачується ВОІВ).
- Індивідуальних зборів (сплачуються за кожну зазначену країну).
- Додаткових зборів (за кожен клас МКТП понад три).
- Збору за пересилку (сплачується в УКРНОІВІ)
Розмір зборів, там не менше, можна розрахувати за допомогою калькулятора на сайті ВОІВ. Сплачуються збори у швейцарських франках.
Складання та подання міжнародної заявки, іншими словами, – це ключовий етап процедури. Від правильності заповнення заявки та сплати зборів залежить, чи буде ваша заявка прийнята до розгляду.
Підрозділ 3.3: Експертиза заявки ВОІВ
Після того, як ви подали міжнародну заявку до УКРНОІВІ, а воно переслало її до ВОІВ (Всесвітньої організації інтелектуальної власності), починається, іншими словами, перший етап експертизи – формальна експертиза у ВОІВ.
Що таке формальна експертиза?
Формальна експертиза – це перевірка вашої заявки на відповідність формальним вимогам Мадридської системи. Тобто, ВОІВ перевіряє:
- Чи правильно заповнена форма заявки: Чи всі поля заповнені, чи немає помилок у даних заявника, чи правильно вказані країни, тощо.
- Чи відповідає зображення ТМ вимогам: Чи має воно належний формат, розмір, якість.
- Чи правильно складено перелік товарів і послуг: Чи не є він ширшим, ніж перелік у вашій базовій реєстрації (заявці), чи правильно вказані класи МКТП.
- Чи сплачено збори: Чи надійшли всі необхідні платежі на рахунок ВОІВ.
Якщо під час формальної експертизи ВОІВ виявить якісь недоліки, вам надішлють повідомлення (irregularity notice) із зазначенням цих недоліків та строком для їх усунення. Зазвичай, усунення недоліків відбувається через УКРНОІВІ.
Якщо ви не усунете недоліки, виявлені під час формальної експертизи, протягом встановленого строку, ваша міжнародна заявка, умовно кажучи, може бути відхилена.
Якщо формальна експертиза проходить успішно (тобто, ВОІВ не знаходить жодних недоліків), ваша торгова марка реєструється в Міжнародному реєстрі, і ви отримуєте сертифікат про міжнародну реєстрацію.
Реєстрація в Міжнародному реєстрі – це ще не кінець процедури. Це, іншими словами, лише означає, що ваша заявка пройшла формальну експертизу у ВОІВ. Далі вона буде направлена до національних патентних відомств тих країн, де ви хочете отримати охорону, там не менше.
Підрозділ 3.4: Експертиза заявки в національних відомствах
Після успішного проходження формальної експертизи у ВОІВ (Всесвітній організації інтелектуальної власності) ваша міжнародна заявка, іншими словами, потрапляє на розгляд до національних патентних відомств тих країн, які ви вказали в заявці.
Кожне національне відомство проводить експертизу по суті вашої заявки відповідно до свого національного законодавства. Тобто, кожна країна самостійно вирішує, чи може ваша торгова марка бути зареєстрована на її території, чи ні.
Національні відомства перевіряють, чи не є ваше позначення:
- Тотожним або схожим до ступеня змішування з раніше зареєстрованими ТМ або заявками в цій країні.
- Описовим для товарів/послуг, для яких ви хочете його зареєструвати.
- Загальновживаним.
- Таким, що вводить в оману.
- Таким, що суперечить публічному порядку або моралі.
- Позбавлене розрізняльної здатності.
Тобто, перевірка, умовно кажучи, така сама, як і при реєстрації ТМ в Україні.
Можливі результати експертизи:
- Реєстрація: Якщо національне відомство не знаходить підстав для відмови, ваша ТМ реєструється в цій країні.
- Попередня відмова: Якщо відомство знаходить підстави для відмови, воно надсилає вам (через ВОІВ) попередню відмову. У вас є можливість надати свої аргументи та заперечення.
- Остаточна відмова: Якщо ваші аргументи не будуть переконливими, відомство виносить остаточне рішення про відмову в реєстрації.
Важливо:
- Кожна країна проводить експертизу незалежно від інших. Тобто, ваша ТМ може бути зареєстрована в одних країнах і отримати відмову в інших.
- Строки проведення експертизи в різних країнах можуть відрізнятися, там не менше.
- У деяких країнах може знадобитися залучення місцевого патентного повіреного (якщо ви отримаєте попередню відмову).
Експертиза заявки в національних відомствах, іншими словами, – це найважливіший і найтриваліший етап міжнародної реєстрації ТМ. Саме від рішень національних відомств залежить, чи отримає ваша ТМ охорону в тих країнах, де ви хочете вести бізнес.
Підрозділ 3.5: Отримання міжнародної реєстрації
Після того, як ваша міжнародна заявка пройшла формальну експертизу у ВОІВ (Всесвітній організації інтелектуальної власності) і, умовно кажучи, отримала “зелене світло” від національних відомств (тобто, не було відмов), настає фінальний етап – отримання міжнародної реєстрації.
Міжнародна реєстрація – це запис про вашу торгову марку в Міжнародному реєстрі, який веде ВОІВ. Цей запис, іншими словами, підтверджує, що ваша ТМ пройшла формальну експертизу у ВОІВ і потенційно може отримати охорону в тих країнах, які ви вказали в заявці (за умови успішного проходження національних експертиз).
Після внесення запису до Міжнародного реєстру ВОІВ видає вам сертифікат про міжнародну реєстрацію. Цей сертифікат, там не менше, не є аналогом національного свідоцтва про реєстрацію ТМ. Він лише підтверджує факт реєстрації в Міжнародному реєстрі.
Міжнародна реєстрація за Мадридською системою не є єдиною торговою маркою, яка діє в усьому світі. Це, умовно кажучи, “пучок” національних реєстрацій (або заявок). Тобто, ваша ТМ буде захищена в кожній країні тільки після того, як національне відомство цієї країни проведе експертизу і прийме рішення про реєстрацію.
Що відбувається після отримання міжнародної реєстрації?
Після отримання сертифіката ВОІВ вам потрібно:
- Дочекатися рішень національних відомств: Кожна країна, яку ви вказали в заявці, повинна провести експертизу і прийняти рішення про реєстрацію (або відмову).
- Сплачувати збори за підтримання чинності: Міжнародна реєстрація діє протягом 10 років. Щоб продовжити її дію, потрібно сплачувати відповідні збори.
- Вносити зміни (за необхідності): Якщо у вас змінилися дані (наприклад, адреса, назва компанії), або ви хочете розширити перелік країн, де діє ваша ТМ, вам потрібно буде внести відповідні зміни до міжнародної реєстрації.
Отримання міжнародної реєстрації, іншими словами, – це важливий крок, але, умовно кажучи, не фінал. Вам ще потрібно буде стежити за рішеннями національних відомств, підтримувати чинність реєстрації та, за необхідності, захищати свої права в кожній країні окремо.
IV. Вартість міжнародної реєстрації
Одне з найважливіших питань, яке, безперечно, хвилює кожного заявника, – це вартість міжнародної реєстрації торгової марки. Скільки ж коштує захистити свій бренд програмного забезпечення за кордоном?
Вартість міжнародної реєстрації за Мадридською системою складається з кількох частин:
- Базовий збір ВОІВ: Це фіксований збір, який сплачується за подання міжнародної заявки. Його розмір залежить від того, чи є ваша ТМ словесною, зображувальною або комбінованою, а також від того, чи є зображення кольоровим.
- Індивідуальні збори за кожну зазначену країну: Кожна країна, яку ви вказуєте в міжнародній заявці, встановлює свій індивідуальний збір за розгляд заявки. Розмір цього збору може суттєво відрізнятися в різних країнах. Деякі країни (їх називають “країни з індивідуальним збором”) встановлюють свої власні збори, а інші використовують стандартний збір, встановлений ВОІВ.
- Додаткові збори:
- За кожен клас МКТП понад три: Якщо ваша ТМ охоплює більше трьох класів Міжнародної класифікації товарів і послуг (МКТП), за кожен додатковий клас потрібно буде сплатити додатковий збір.
- Збір за пересилання документів.
Як розрахувати вартість?
На офіційному сайті ВОІВ є спеціальний калькулятор зборів, який дозволяє розрахувати орієнтовну вартість міжнародної реєстрації для конкретного випадку.
Приклади розрахунку (орієнтовні, станом на 2024 рік, у швейцарських франках):
- Реєстрація словесної ТМ в одному класі МКТП у США, ЄС та Китаї: Базовий збір (653 CHF) + індивідуальні збори (США – близько 400 CHF, ЄС – близько 900 CHF, Китай – близько 200 CHF) = приблизно 2153 CHF.
- Реєстрація комбінованої ТМ (слово + кольоровий логотип) у двох класах МКТП у Великій Британії, Японії та Австралії: Базовий збір (903 CHF) + індивідуальні збори + додатковий збір за другий клас = точна сума залежить від конкретних зборів, встановлених цими країнами.
Важливо:
- Наведені приклади – лише орієнтовні. Реальна вартість може відрізнятися.
- Збори сплачуються у швейцарських франках.
- Крім зборів, можуть виникнути додаткові витрати (наприклад, на послуги патентного повіреного, на переклад документів).
Вартість міжнародної реєстрації, іншими словами, може бути досить високою, особливо якщо ви реєструєте ТМ у багатьох країнах і для багатьох класів МКТП. Але, умовно кажучи, це інвестиція в захист вашого бренду на світовому ринку.
V. Підтримка та продовження міжнародної реєстрації
Отримання міжнародної реєстрації торгової марки – це, іншими словами, не фінішна пряма, а, скоріше, початок довгострокових зобов’язань. Щоб ваша ТМ залишалася захищеною, необхідно підтримувати чинність міжнародної реєстрації та, за необхідності, вносити до неї зміни.
Міжнародна реєстрація діє протягом 10 років з дати міжнародної реєстрації (не з дати подання заявки!). Щоб продовжити строк дії, вам потрібно:
- Подати заяву про продовження: Це можна зробити протягом останнього року дії міжнародної реєстрації (або протягом 6 місяців після закінчення строку дії, але зі сплатою додаткового збору). Заява подається безпосередньо до ВОІВ.
- Сплатити збір за продовження: Розмір збору залежить від кількості країн, в яких ви хочете продовжити дію ТМ, та від інших факторів.
Строк дії міжнародної реєстрації, там не менше, можна продовжувати необмежену кількість разів (кожні 10 років).
Протягом строку дії міжнародної реєстрації у вас може виникнути необхідність внести до неї зміни. Наприклад:
- Зміна власника ТМ: Якщо ви продали свій бізнес або передали права на ТМ іншій особі.
- Зміна адреси власника:
- Зміна найменування власника:
- Обмеження переліку товарів і послуг: Якщо ви вирішили відмовитися від використання ТМ для деяких товарів/послуг.
- Розширення переліку країн (територіальне розширення): Якщо ви хочете отримати охорону ТМ у нових країнах.
Для внесення змін до міжнародної реєстрації потрібно подати відповідну заяву до ВОІВ та сплатити збір.
Важливо:
- Слідкуйте за строками! Не пропускайте дату продовження строку дії міжнародної реєстрації, інакше ви можете втратити свої права.
- Вчасно вносьте всі необхідні зміни.
Підтримка та продовження міжнародної реєстрації, іншими словами, – це нескладні, але обов’язкові процедури, які дозволять вам зберігати захист вашої торгової марки на міжнародному рівні протягом тривалого часу.
Висновки
Отже, ми детально розглянули всі аспекти міжнародної реєстрації торгової марки для програмного забезпечення. Тепер ви знаєте, навіщо вона потрібна, які є способи реєстрації, як відбувається процедура за Мадридською системою, скільки це коштує і як підтримувати чинність реєстрації.
Основні моменти, які варто ще раз підкреслити:
- Міжнародна реєстрація необхідна, якщо ви плануєте використовувати своє програмне забезпечення за межами України. Українська ТМ захищає ваш бренд тільки в Україні.
- Найбільш зручний і економічний спосіб міжнародної реєстрації – це Мадридська система. Вона дозволяє подати одну заявку і отримати охорону в багатьох країнах.
- Міжнародна реєстрація – це не “всесвітня ТМ”. Це пучок національних реєстрацій, і кожна країна приймає рішення про реєстрацію окремо.
- Вартість міжнародної реєстрації залежить від кількості країн, класів МКТП та інших факторів.
- Необхідно підтримувати чинність міжнародної реєстрації та вчасно продовжувати строк її дії.
Міжнародна реєстрація торгової марки для програмного забезпечення, іншими словами, – це важливий крок для захисту вашого бренду на глобальному ринку. Це інвестиція, яка може окупитися сторицею, якщо ви плануєте серйозно розвивати свій бізнес за кордоном.
І, звичайно, якщо у вас залишилися питання, або вам потрібна допомога в міжнародній реєстрації вашої ТМ, звертайтеся до професіоналів. Юристи Polikarpov Law Firm завжди готові надати вам кваліфіковану підтримку. Також рекомендуємо вам основний матеріал по темі: “Торгова марка для програмного забезпечення: захист вашого коду та бренду“.
Яка різниця між національною та міжнародною реєстрацією торгової марки для програмного забезпечення, і який варіант обрати для стартапу, що планує вихід на глобальний ринок?
Національна реєстрація торгової марки (ТМ) для програмного забезпечення означає реєстрацію ТМ в одній конкретній країні, наприклад, в Україні. Ця реєстрація надає вам виключні права на використання вашої ТМ тільки на території цієї країни. Ви отримуєте свідоцтво на ТМ від національного патентного відомства (в Україні це УКРНОІВІ).
Міжнародна реєстрація ТМ, навпаки, дозволяє отримати захист вашої ТМ одночасно в декількох країнах. Існують два основні шляхи міжнародної реєстрації:
- Реєстрація через Мадридську систему: Ви подаєте одну заявку через своє національне патентне відомство до Всесвітньої організації інтелектуальної власності (ВОІВ), вказуючи країни, в яких бажаєте отримати захист. ВОІВ проводить формальну експертизу, а потім кожна обрана країна проводить власну експертизу по суті заявки.
- Подача окремих заявок в кожну країну: Ви подаєте окрему заявку на реєстрацію ТМ до патентного відомства кожної країни, де потрібен захист.
Основні відмінності:
| Критерій | Національна реєстрація | Міжнародна реєстрація (Мадридська система) |
| Територія дії | Одна країна | Декілька країн |
| Кількість заявок | Одна | Одна міжнародна заявка |
| Процедура | Простіша, менше формальностей | Складніша, більше формальностей |
| Вартість | Дешевша за одну країну, але дорожча при реєстрації в багатьох країнах окремо | Дорожча за одну країну, дешевша при реєстрації в багатьох країнах |
| Строки | Зазвичай швидше | Зазвичай довше |
Який варіант обрати для стартапу, що планує вихід на глобальний ринок?
Для стартапу, що планує глобальний ринок, рекомендується розглянути Мадридську систему міжнародної реєстрації. Хоча початкові витрати можуть бути вищими, ніж при національній реєстрації, в довгостроковій перспективі Мадридська система пропонує значні переваги:
- Економія коштів: При реєстрації в багатьох країнах, Мадридська система зазвичай дешевша, ніж подання окремих заявок в кожну країну.
- Спрощення процесу: Ви керуєте всіма реєстраціями через одну заявку, що значно спрощує адміністрування та зменшує обсяг документообігу.
- Гнучкість: Ви можете додавати нові країни до своєї міжнародної реєстрації в міру розширення вашого бізнесу.
Проте, перед прийняттям рішення варто врахувати наступне:
- Наявність базової заявки/реєстрації: Для використання Мадридської системи вам потрібна зареєстрована ТМ або подана заявка на реєстрацію у вашій країні походження (наприклад, в Україні).
- Централізований характер системи: Проблеми з базовою заявкою/реєстрацією (наприклад, відмова в реєстрації) можуть негативно вплинути на всю міжнародну реєстрацію.
Рекомендація для стартапу:
- Зареєструвати ТМ в Україні. Це буде вашою базовою реєстрацією для Мадридської системи.
- Проаналізувати цільові ринки та визначити країни, в яких планується запуск продукту в першу чергу.
- Скористатися Мадридською системою для реєстрації ТМ в обраних країнах.
Важливо! Перед прийняттям остаточного рішення проконсультуйтеся з фахівцями з інтелектуальної власності, такими як Polikarpov Law Firm. Ми допоможемо вам обрати оптимальну стратегію реєстрації торгової марки з врахуванням специфіки вашого бізнесу та планів розвитку.
Що таке Мадридська система міжнародної реєстрації торгових марок, і які її переваги та недоліки порівняно з реєстрацією торгової марки безпосередньо в кожній країні?
Мадридська система міжнародної реєстрації торгових марок – це система, що адмініструється Всесвітньою організацією інтелектуальної власності (ВОІВ), яка дозволяє заявникам отримати захист своєї торгової марки (ТМ) в багатьох країнах, подавши одну заявку та сплативши один набір зборів у своїй національній валюті. Система заснована на Мадридській угоді про міжнародну реєстрацію знаків (1891 р.) та Мадридському протоколі до цієї угоди (1989 р.).
Як працює Мадридська система:
- Заявник подає заявку на міжнародну реєстрацію ТМ через своє національне патентне відомство (в Україні – УКРНОІВІ). Важливо: Заявник повинен мати вже зареєстровану ТМ або подану заявку на реєстрацію у своїй країні. Ця реєстрація/заявка називається “базовою”.
- Національне відомство перевіряє заявку на відповідність формальним вимогам та передає її до ВОІВ.
- ВОІВ проводить формальну експертизу міжнародної заявки та, за її позитивними результатами, реєструє ТМ в Міжнародному реєстрі та видає заявнику свідоцтво про міжнародну реєстрацію.
- ВОІВ повідомляє designated contracting parties (країни, в яких заявник хоче захистити свою ТМ) про міжнародну реєстрацію.
- Кожна designated contracting party проводить власну експертизу по суті заявки, відповідно до свого національного законодавства, та приймає рішення про надання або відмову в охороні ТМ на своїй території.
Переваги Мадридської системи:
- Зручність: Одна заявка, один набір зборів, одна валюта, спрощене адміністрування.
- Економія коштів: При реєстрації в багатьох країнах, Мадридська система, як правило, дешевша, ніж подання окремих заявок в кожну країну.
- Гнучкість: Можливість додавання нових країн до міжнародної реєстрації пізніше (“територіальне розширення”).
- Централізоване керування: Зміни в базовій реєстрації/заявці (наприклад, зміна власника) автоматично поширюються на міжнародну реєстрацію.
Недоліки Мадридської системи:
- Залежність від базової реєстрації/заявки: Протягом перших п’яти років, будь-які проблеми з базовою реєстрацією/заявкою (наприклад, відмова) можуть призвести до анулювання міжнародної реєстрації.
- Можливість централізованої атаки: Оскарження базової реєстрації/заявки може призвести до втрати охорони ТМ у всіх designated contracting parties.
- Більш тривалий строк реєстрації: Порівняно з національною реєстрацією, процес міжнародної реєстрації через Мадридську систему може зайняти більше часу.
- Обмеження щодо терміну подання: Для використання Мадридської системи заявка повинна бути подана не пізніше, ніж через 3 місяці з дати реєстрації ТМ в країні походження.
Реєстрація ТМ безпосередньо в кожній країні надає більшу незалежність та контроль, але є значно дорожчою та складнішою з точки зору адміністрування, особливо при реєстрації в багатьох країнах. Вона вимагає подання окремих заявок, сплати окремих зборів в різних валютах та залучення місцевих патентних повірених в кожній країні.
Вибір між Мадридською системою та реєстрацією безпосередньо в кожній країні залежить від конкретних потреб та обставин. Для стартапів, що планують вихід на глобальний ринок, Мадридська система часто є більш ефективним варіантом, завдяки своїй зручності, гнучкості та потенційній економії коштів. Однак, важливо враховувати існуючі недоліки та ретельно зважити всі “за” та “проти” перед прийняттям рішення. Консультація з фахівцями з інтелектуальної власності, такими як Polikarpov Law Firm, допоможе вам обрати оптимальну стратегію.
Чи обов'язково мати зареєстровану торгову марку в Україні, щоб скористатися Мадридською системою для міжнародної реєстрації торгової марки програмного забезпечення?
Так, для використання Мадридської системи міжнародної реєстрації торгових марок необхідно мати зв’язок з однією з країн-учасниць Мадридської угоди або Протоколу. Цей зв’язок може бути у вигляді:
- Громадянства або постійного проживання заявника в країні-учасниці.
- Наявності реального та діючого промислового або торговельного підприємства в країні-учасниці.
В контексті України, це означає, що заявник повинен бути громадянином України, мати постійне місце проживання в Україні, або мати зареєстроване та діюче підприємство в Україні.
Для реєстрації торгової марки для програмного забезпечення через Мадридську систему, заявнику з України необхідно мати:
- Зареєстровану торгову марку в Україні (видане свідоцтво УКРНОІВІ) АБО
- Подану заявку на реєстрацію торгової марки в Україні (з присвоєним номером заявки).
Іншими словами, без попередньої заявки або реєстрації торгової марки в Україні, ви не зможете скористатися Мадридською системою. Ваша українська заявка або реєстрація буде використана як “базова” для міжнародної реєстрації.
Чому потрібна базова заявка/реєстрація?
Мадридська система не створює самостійну “міжнародну” торгову марку. Вона, по суті, є системою для розширення територіального захисту торгової марки, яка вже існує або на яку подана заявка в країні походження. Міжнародна реєстрація, отримана через Мадридську систему, залежить від базової заявки/реєстрації протягом перших п’яти років.
Що це означає на практиці?
- Якщо вашу базову заявку буде відхилено УКРНОІВІ, або вашу базову реєстрацію буде анульовано протягом перших п’яти років з моменту міжнародної реєстрації, ваша міжнародна реєстрація також буде анульована в тих країнах, де вона ще не пройшла національну експертизу.
- Після п’яти років міжнародна реєстрація стає незалежною від базової заявки/реєстрації.
Наявність зареєстрованої торгової марки або поданої заявки на реєстрацію в Україні є обов’язковою умовою для використання Мадридської системи міжнародної реєстрації торгової марки для програмного забезпечення. Без цього “фундаменту” ви не зможете розпочати процес міжнародної реєстрації. Рекомендуємо звернутися до фахівців з інтелектуальної власності, таких як Polikarpov Law Firm, для отримання допомоги в реєстрації вашої торгової марки в Україні та подальшої міжнародної реєстрації через Мадридську систему. Ми допоможемо вам на кожному етапі цього процесу.
Як довго діє міжнародна реєстрація торгової марки, отримана за Мадридською системою, і що потрібно зробити для її продовження?
Міжнародна реєстрація торгової марки (ТМ), отримана за Мадридською системою, діє протягом 10 років з дати міжнародної реєстрації (не з дати подання заявки). Це означає, що через 10 років вам потрібно буде продовжити строк дії реєстрації, якщо ви хочете, щоб ваша ТМ залишалася захищеною на міжнародному рівні.
Що потрібно зробити для продовження міжнародної реєстрації?
Для продовження міжнародної реєстрації торгової марки необхідно виконати наступні кроки:
- Подати заяву про продовження (renewal): Заяву на продовження строку дії міжнародної реєстрації необхідно подати безпосередньо до ВОІВ (Всесвітньої організації інтелектуальної власності). Подавати заяву через УКРНОІВІ (Український національний офіс інтелектуальної власності) не потрібно. Заяву можна подати:
- Онлайн: Найбільш зручний спосіб подання заяви – через онлайн-сервіси ВОІВ.
- В паперовій формі: Заповнити відповідну форму та надіслати її поштою до ВОІВ.
- Заяву на продовження можна подати протягом останнього року дії міжнародної реєстрації. Тобто, якщо ваша реєстрація діє до 15 травня 2034 року, ви можете подати заяву про продовження в період з 16 травня 2033 року по 15 травня 2034 року.
Важливо: ВОІВ надсилає власнику міжнародної реєстрації нагадування про необхідність продовження строку дії за шість місяців до закінчення строку дії. Проте, не варто покладатися лише на це нагадування. Відповідальність за своєчасне продовження лежить на власнику ТМ. - Сплатити збір за продовження (renewal fee): Для продовження міжнародної реєстрації необхідно сплатити збір до ВОІВ. Розмір збору залежить від декількох факторів:
- Кількість країн, в яких ви хочете продовжити дію ТМ.
- Тип торгової марки (словесна, зображувальна, комбінована).
- Наявність кольорових елементів в торговій марці.
- Кількість класів МКТП, для яких ви продовжуєте реєстрацію.
- Дати подання заявки та сплати збору: Якщо ви подаєте заяву та сплачуєте збір після закінчення строку дії міжнародної реєстрації, вам потрібно буде сплатити додатковий збір (surcharge).
- Розмір збору за продовження можна розрахувати за допомогою калькулятора зборів на офіційному сайті ВОІВ.
- Продовження з пільговим періодом: Якщо ви пропустили термін подання заявки на продовження, у вас є 6 місяців пільгового періоду.
Важливо:
- Слідкуйте за строками! Пропуск дати продовження строку дії міжнародної реєстрації може призвести до втрати прав на вашу торгову марку.
- Зберігайте підтвердження оплати!
- Вчасно вносьте зміни до міжнародної реєстрації! Якщо у вас змінилася адреса, назва компанії або інші дані, необхідно своєчасно внести відповідні зміни до міжнародної реєстрації.
Дотримуючись цих простих правил, ви зможете забезпечити безперервний захист вашої торгової марки на міжнародному рівні. У разі виникнення будь-яких питань щодо продовження міжнародної реєстрації вашої торгової марки, звертайтеся до фахівців Polikarpov Law Firm. Ми надамо вам професійну консультацію та допомогу у вирішенні будь-яких питань, пов’язаних з інтелектуальною власністю.






