Як і в більшості країн, в українському законодавстві передбачена підстава припинення дії свідоцтва на торговельну марку, внаслідок її невикористання. Водночас, застосування даного положення має достатньо багато нюансів, про які часто запитують наші клієнти.
У цій статті ми вирішили коротко описати саму процедуру, а також звернути увагу на ті її тонкощі, з якими може стикнутися кожен.
Отож, реалізація такого припинення прав на ТМ стає можливою у разі, якщо торговельна марка не використовується в Україні повністю або щодо частини зазначених у свідоцтві товарів і послуг безперервно протягом п’яти років від дати публікації відомостей про видачу свідоцтва або якщо використання торговельної марки призупинено з іншої дати після цієї публікації на безперервний строк у п’ять років. В такому випадку, будь-яка особа має право звернутися до суду із заявою про дострокове припинення дії свідоцтва повністю або частково.
Водночас, відповідач може зберегти своє свідоцтво в разі доведення того, що невикористання було зумовлене поважними причинами.
Розпочнемо з самого субʼєкта звернення до суду. Чи дійсно будь-яка особа може подавати позов?
Незважаючи на таке промовисте положення, відповідно до загальних принципів цивільного судочинства, кожна особа має право звернутися до суду за захистом своїх порушених, невизнаних або оспорюваних прав, свобод чи законних інтересів. Саме такий підхід підтверджується і практикою національних судів.
Тому, серед іншого, позивач повинен довести факт того, що припинення дії свідоцтва на ТМ на підставі її невикористання необхідне для того, щоб захистити саме його права.
На практиці, найкраще рішення в такому випадку – подати заявку на реєстрацію ТМ і очікувати, поки вона не буде протиставлена зареєстрованій ТМ в процесі кваліфікаційної експертизи. Отримання попередньої відмови УКРНОІВІ стане належною підставою для звернення до суду.
Наступним частим питанням є тягар доведення. На кому він лежить?
Як і у випадку з минулим питанням, відповідь можна знайти в постановах Верховного суду та в основних положеннях процесуального права України.
Суд стверджує, що незважаючи на те, що тягар доведення у таких справах лежить на власнику ТМ, одним з основоположних принципів цивільного та господарського процесів є змагальність сторін, відповідно до якого кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень.
Відповідно, позивач повинен довести своє право на звернення до суду та факт невикористання ТМ власником, в той час як відповідач доводить факт використання або ж наводить поважні причини невикористання.
Для розуміння, використанням вважається нанесення ТМ на будь-який товар, для якого торговельну марку зареєстровано, упаковку, вивіску, тощо. Також, це може бути застосування у діловій документації, рекламі чи на веб-ресурсах. Таким чином, доказами можуть бути, зокрема, примірники товарів, на яких нанесено відповідну ТМ, документи із зображенням ТМ (каталоги, прайс-листи з пропозиціями щодо надання послуг чи поставки товарів тощо).
Поважними причинами невикористання можуть бути, наприклад, обставини, що перешкоджають використанню ТМ незалежно від волі власника свідоцтва чи міжнародної реєстрації, зокрема, обмеження імпорту чи інші вимоги до товарів і послуг, встановлені законодавством.
Позивач для отримання доказів невикористання може робити запити до мереж магазинів, в яких товари під цією ТМ можуть реалізовуватись, митних органів чи УКРНОІВІ щодо видачі або невидачі ліцензій власником.
А що ж робити, якщо позивач виявив, що ТМ не використовується, але на момент подання позову власник цієї ТМ відновив використання?
Загалом, власник має право відновити використання ТМ навіть після спливу 5 років і тоді дію свідоцтва не можна буде припинити. Проте, не все так просто.
Якщо таке відновлення або навіть підготовка до використання відбулась протягом трьох місяців до подання позову, це не буде належним аргументом в суді і позивач зможе вимагати припинення дії свідоцтва.
Також, звісно, що після того як власник дізнався про можливість подання позову, відновлення використання теж не буде враховуватися судом.
Чи можна вимагати припинення декількох ТМ водночас?
В межах одного позову, можна вимагати припинення дії декількох ТМ. Водночас, для цього вони повинні бути повʼязаними між собою, зокрема, бути однаковими або дуже схожими. До прикладу, логотип NIKE та слово NIKE.
Водночас, навіть якщо власником декількох ТМ є одна особа, але вони зовсім різні – суд не розглядатиме такий позов.
Чи встановлені певні часові рамки для подання такого позову?
В Україні встановленя позовна давність, яка становить 3 роки від моменту коли особа довідалася або могла довідатися про порушення свого права.
Таким чином, все залежить від того, якими будуть докази позивача щодо моменту, коли він дізнався про порушення. До прикладу, таким моментом може бути отримання від УКРНОІВІ попередньої відмови або ж момент проведення попереднього пошуку щодо наявності зареєстрованих схожих або тотожних ТМ.
При цьому, існує цікава практика щодо нерезидентів, оскільки вважається, що вони не знали і не могли знати про те, що ТМ зареєстровано в Україні, оскільки не зобов’язані ознайомлюватися з офіційним бюлетенем УКРНОІВІ, в якому публікуються всі зареєстровані ТМ.
Також, наші клієнти часто цікавляться чи можливо припинити дію ТМ частково?
Якщо коротко – так. Враховуючи ті умови, які ми наводили на самому початку цієї статті, свідоцтво може бути припинено повністю або частково.
Загалом, мається на увазі, припинення дії ТМ в межах конкретного класу товарів або послуг Ніццької класифікації.
До прикладу, ТМ зареєстровано в межах 44 класу, як салон краси та 03 класу щодо косметичних товарів. Позивач довів невикористання ТМ для надання послуг салонів краси, проте відповідач зміг переконати суд у тому, що він виготовляє певні косметичні чи гігієнічні товари з використанням оспорюваної ТМ.
В такому разі, суд припинить дію свідоцтва лише частково – стосовно 44 класу, а в межах 03 класу власник збереже свої права.
Орієнтовні строки судового розгляду.
Для початку, хочемо нагадати, що такі справи можуть розглядатися в двох видах судів – (1) суди загальної юрисдикції (в разі подання позову фізичною особою); та (2) господарські суди (в разі подання позову юридичною особою).
Крім того, розгляд справи може проводитися в трьох інстанціях, за наявності оскаржень.
Звісно, що точних термінів ми назвати не можемо, оскільки все залежить від конкретного судді та його завантаження. Водночас, враховуючи наш досвід, розгляд справи в суді загальної юрисдикції може становити від 6 місяців до 2 років (перша інстанція).
Натомість рішення господарського суду можна очікувати до 6 місяців. Це пояснюється меншим навантаженням на такі суди.
Щодо компенсації витрат.
В разі отримання позитивного рішення в такій справі, суд може зобовʼязати відповідача відшкодувати витрати на правову допомогу. Водночас, розмір таких витрат оцінюється судом в кожному конкретному випадку, зокрема, залежно від складності справи, кількості судових засідань, кількості поданих документів, тощо. В цілому, можна очікувати на повернення 20-60% витрат.
Підсумовуючи, звертаємо увагу на те, що правова система України все більше наближається до ЄС, тому більшість наведених нами положень можуть зустрічатися і у законодавстві Союзу. Крім того, як ми бачимо, наявна достатня кількість судової практики в контексті припинення свідоцтва на ТМ через невикористання.
Таким чином, можна сказати, що процедура є достатньо деталізованою та зрозумілою, що дозволяє учасникам справи якісно та ефективно підготуватися до захисту своїх інтересів.
