Ваш бізнес успішно розвивається в Україні, і ви, наприклад, замислюєтеся про вихід на зовнішні ринки? Або, можливо, ви вже експортуєте свої товари чи послуги за кордон? У такому випадку вам обов’язково потрібно подбати про міжнародну реєстрацію своєї торгової марки (ТМ).
Багато підприємців помилково вважають, що реєстрація ТМ в Україні автоматично дає захист і в інших країнах. Але це не так! Реєстрація ТМ в Україні забезпечує правову охорону лише на території України. Щоб захистити свій бренд за кордоном, необхідно пройти процедуру міжнародної реєстрації.
Навіщо це потрібно? Які існують способи міжнародної реєстрації? Як це зробити українському підприємцю? На ці та інші питання ми відповімо у цій статті.
I. Навіщо потрібна міжнародна реєстрація ТМ?
Перш ніж розбиратися в тонкощах процедури міжнародної реєстрації, давайте з’ясуємо, навіщо вона взагалі потрібна українським підприємцям. Які переваги дає захист торгової марки за кордоном? І чому, наприклад, недостатньо реєстрації ТМ лише в Україні? У цьому розділі ми розглянемо територіальний принцип охорони ТМ і ті вигоди, які отримує бізнес, захищаючи свій бренд на зовнішніх ринках.
Підрозділ 1.1: Територіальний принцип охорони ТМ
Права на торгову марку мають територіальний характер. Це означає, що вони діють лише в тій країні (або регіоні, якщо мова йде про регіональну реєстрацію), де ТМ зареєстрована.
Іншими словами, якщо ви зареєстрували свою ТМ в Україні, це не означає, що вона автоматично захищена, наприклад, у Польщі, Німеччині, США чи будь-якій іншій країні. Щоб отримати правову охорону в цих країнах, вам потрібно зареєструвати свою ТМ там.
Чому діє територіальний принцип?
- Суверенітет держав: Кожна держава має суверенне право самостійно визначати, які позначення можуть бути зареєстровані як торгові марки на її території, і які права надаються власникам ТМ.
- Різне законодавство: Законодавство про торгові марки в різних країнах може відрізнятися. Те, що може бути зареєстровано як ТМ в одній країні, може не відповідати вимогам законодавства іншої країни.
- Незалежність експертизи: Кожна країна проводить незалежну експертизу заявок на реєстрацію ТМ, щоб переконатися, що позначення відповідає її національним вимогам.
Що це означає для українських підприємців?
Це означає, що якщо ви плануєте вести бізнес за кордоном (експортувати товари/послуги, відкривати філії, надавати франшизу), вам необхідно зареєструвати свою ТМ у тих країнах, де ви плануєте працювати. Інакше ви ризикуєте зіткнутися з тим, що, наприклад, хтось інший зареєструє вашу ТМ (або схоже позначення) у цій країні і заборонить вам використовувати ваш бренд.
Територіальний принцип охорони ТМ – це, так би мовити, фундаментальне правило, яке потрібно знати і враховувати при плануванні міжнародної діяльності.
Підрозділ 1.2: Захист бренду на зовнішніх ринках
Міжнародна реєстрація торгової марки – це не просто формальність, а, іншими словами, необхідний крок для захисту вашого бренду на зовнішніх ринках. Вона дає українським підприємцям цілий ряд переваг:
- Захист від копіювання бренду: Якщо ви не зареєструєте свою ТМ в іншій країні, хтось інший може це зробити і, фактично, “вкрасти” ваш бренд. Ви не зможете використовувати свою ТМ на цьому ринку і навіть можете бути притягнуті до відповідальності за її незаконне використання.
- Безперешкодний експорт: Якщо ви експортуєте товари під своєю ТМ, але не зареєстрували її в країні імпорту, ваші товари можуть бути затримані на митниці як контрафактні. Міжнародна реєстрація ТМ дозволяє уникнути цих проблем.
- Підвищення довіри споживачів: Наявність зареєстрованої ТМ свідчить про серйозність вашого бізнесу і, наприклад, підвищує довіру споживачів до вашого бренду.
- Впізнаваність бренду: Міжнародна реєстрація ТМ сприяє підвищенню впізнаваності вашого бренду на зовнішніх ринках.
- Можливість ліцензування та франчайзингу: Якщо ви плануєте надавати ліцензії на використання вашої ТМ або розвивати франчайзингову мережу за кордоном, вам обов’язково потрібна міжнародна реєстрація ТМ.
- Збільшення вартості компанії: Наявність зареєстрованих ТМ (в тому числі за кордоном) збільшує вартість вашої компанії як нематеріального активу. Це може бути, наприклад, важливим при залученні інвестицій або продажу бізнесу.
- Захист від недобросовісної конкуренції: Зареєстрована ТМ дозволяє боротися з недобросовісною конкуренцією з боку інших компаній, які можуть намагатися використовувати схожі позначення для просування своїх товарів/послуг.
Отже, міжнародна реєстрація ТМ – це не витрати, а інвестиція у захист та, так би мовити, розвиток вашого бізнесу на міжнародному рівні.
II. Способи міжнародної реєстрації ТМ
Ви переконалися в необхідності міжнародної реєстрації своєї торгової марки. Тепер, наприклад, постає питання: як це зробити? Які існують способи захисту ТМ за кордоном? У цьому розділі ми розглянемо різні варіанти міжнародної реєстрації ТМ, їх переваги та недоліки, щоб ви могли вибрати найбільш підходящий для вашого бізнесу.
Підрозділ 2.1: Національна процедура
Отже, ви вирішили захистити свою торгову марку за кордоном. Які є варіанти? Найбільш очевидний, але, іншими словами, не завжди найзручніший спосіб – це національна процедура реєстрації.
Що таке національна процедура?
Це подання заявок на реєстрацію ТМ безпосередньо до патентних відомств кожної країни, де ви хочете отримати охорону. Тобто, якщо ви хочете захистити свою ТМ у Польщі, Німеччині та Франції, вам потрібно подати три окремі заявки: до патентного відомства Польщі, до патентного відомства Німеччини і до патентного відомства Франції.
Кожна заявка має бути оформлена відповідно до вимог законодавства конкретної країни. Це означає, що вам потрібно:
- Вивчити законодавство про торгові марки кожної країни.
- Підготувати заявку мовою країни (або однією з офіційних мов, якщо їх декілька).
- Сплатити збори, встановлені в кожній країні.
- За необхідності, листуватися з патентним відомством кожної країни.
Недоліки національної процедури:
- Високі витрати: Вам доведеться сплачувати збори за подання заявки, за експертизу, за публікацію, за видачу свідоцтва в кожній країні. Крім того, вам, найімовірніше, знадобляться послуги місцевих патентних повірених, що, так би мовити, також потребує додаткових витрат.
- Необхідність знання законодавства кожної країни: Законодавство про торгові марки в різних країнах може суттєво відрізнятися. Вам доведеться розібратися в усіх нюансах, щоб правильно оформити заявку і не отримати відмову в реєстрації.
- Необхідність спілкування різними мовами: Вам доведеться вести листування з патентними відомствами різними мовами, що може бути складно, якщо ви не володієте цими мовами.
- Необхідність залучення місцевих патентних повірених: У більшості країн заявники-нерезиденти зобов’язані діяти через місцевих патентних повірених. Це додаткові витрати і, наприклад, необхідність пошуку надійного фахівця.
- Тривалість процедури. Процедура в кожній країні може тривати по різному.
Національна процедура може бути доцільною, якщо вам потрібна охорона лише в одній або двох країнах. Але якщо ви плануєте вести бізнес у багатьох країнах, цей спосіб, іншими словами, буде занадто дорогим і складним. В такому випадку краще скористатися іншими, більш зручними системами міжнародної реєстрації ТМ, про які ми поговоримо далі.
Підрозділ 2.2: Мадридська система
Мадридська система міжнародної реєстрації знаків – це, без перебільшення, найзручніший та найекономічно вигідніший спосіб отримати охорону вашої торгової марки одразу в декількох країнах світу. Ця система адмініструється Всесвітньою організацією інтелектуальної власності (ВОІВ), штаб-квартира якої знаходиться в Женеві (Швейцарія).
Принцип дії Мадридської системи:
- Одна міжнародна заявка: Ви подаєте одну міжнародну заявку до ВОІВ, в якій вказуєте всі країни, де хочете отримати охорону своєї ТМ.
- Одна мова: Заявка подається однією мовою (англійською, французькою або іспанською). Вам не потрібно перекладати заявку мовами кожної країни.
- Єдиний збір: Ви сплачуєте єдиний збір ВОІВ, який включає базовий збір і індивідуальні збори за кожну вказану країну. Це, зазвичай, значно дешевше, ніж сплачувати збори в кожній країні окремо.
- Централізоване управління: Ви керуєте своєю міжнародною реєстрацією через ВОІВ. Вам не потрібно спілкуватися з патентними відомствами кожної країни окремо (за винятком випадків, коли виникають питання під час національної експертизи).
Переваги Мадридської системи:
- Економія часу: Замість того, щоб подавати декілька заявок різними мовами до різних патентних відомств, ви подаєте одну заявку однією мовою до ВОІВ.
- Економія коштів: Єдиний збір ВОІВ, як правило, нижчий, ніж сума зборів, які ви сплатили б при національній реєстрації в кожній країні. Крім того, ви заощаджуєте на послугах перекладачів і, наприклад, на послугах патентних повірених (у більшості випадків).
- Спрощена процедура: Процедура подання заявки та управління реєстрацією є значно простішою, ніж при національній реєстрації.
- Можливість розширення: Ви можете згодом розширити територію дії вашої міжнародної реєстрації, додавши нові країни.
Базова реєстрація або базова заявка в Україні:
Для того, щоб скористатися Мадридською системою, український підприємець повинен мати базову реєстрацію ТМ в Україні або базову заявку, подану до УКРНОІВІ.
- Базова реєстрація: Це вже зареєстрована в Україні торгова марка.
- Базова заявка: Це заявка на реєстрацію ТМ, яка подана до УКРНОІВІ, але ще не пройшла експертизу і не зареєстрована.
Наявність базової реєстрації або базової заявки є, іншими словами, обов’язковою умовою для подання міжнародної заявки за Мадридською системою. Це пов’язано з тим, що міжнародна реєстрація є залежною від базової реєстрації/заявки протягом перших п’яти років. Тобто, якщо базова реєстрація буде анульована або базова заявка буде відхилена, то міжнародна реєстрація також буде анульована (у всіх країнах або в тих, де вона базувалася на цій реєстрації/заявці).
Мадридська система – це, так би мовити, чудовий інструмент для українських підприємців, які хочуть захистити свої торгові марки за кордоном. Вона дозволяє зробити це швидко, зручно та з мінімальними витратами.
Підрозділ 2.3: Регіональні системи (ЄС, Африканська організація інтелектуальної власності)
Крім Мадридської системи, яка має глобальне охоплення, існують також регіональні системи реєстрації торгових марок. Ці системи дозволяють отримати охорону ТМ одразу в декількох країнах, що входять до певного регіону, шляхом подання однієї заявки.
Розглянемо дві найважливіші для українських підприємців регіональні системи:
- Європейський Союз (EUIPO):
- EUIPO – це Відомство з інтелектуальної власності Європейського Союзу.
- Реєстрація ТМ в EUIPO дає охорону в усіх 27 країнах-членах ЄС.
- Подається одна заявка однією з офіційних мов ЄС (англійською, французькою, німецькою, іспанською або італійською).
- Сплачується єдиний збір.
- Процедура реєстрації є централізованою.
- Торгова марка Європейського Союзу (EUTM) діє протягом 10 років і може бути продовжена необмежену кількість разів.
- Переваги:
- Охорона в усіх країнах ЄС за однією заявкою.
- Економія часу та коштів (порівняно з національною реєстрацією в кожній країні ЄС).
- Спрощена процедура.
- Централізоване управління.
- Африканська організація інтелектуальної власності (OAPI):
- OAPI – це організація, яка об’єднує 17 країн Африки (переважно франкомовних).
- Реєстрація ТМ в OAPI дає охорону в усіх країнах-членах організації.
- Подається одна заявка французькою мовою.
- Сплачується єдиний збір.
- Процедура реєстрації є централізованою.
- Переваги:
- Охорона в 17 країнах Африки за однією заявкою.
- Економія часу та коштів (порівняно з національною реєстрацією в кожній країні).
- Спрощена процедура.
Коли доцільно використовувати регіональні системи?
Регіональні системи є особливо корисними, якщо ви плануєте вести бізнес у більшості країн певного регіону. Наприклад, якщо ви хочете експортувати свої товари до країн ЄС, реєстрація EUTM буде значно вигіднішою, ніж реєстрація ТМ у кожній країні окремо.
Вибір між Мадридською системою та регіональними системами залежить від ваших конкретних потреб і, так би мовити, географії вашого бізнесу. Якщо вам потрібна охорона в країнах, що не входять до жодної регіональної системи, або якщо ви хочете мати більшу гнучкість у виборі країн, краще скористатися Мадридською системою.
III. Процедура міжнародної реєстрації за Мадридською системою (для українських підприємців)
Ми з’ясували, що Мадридська система – це зручний та економічно вигідний спосіб міжнародної реєстрації ТМ. Тепер давайте детально розглянемо, як українському підприємцю скористатися цією системою. Іншими словами, як пройти процедуру реєстрації, від підготовки документів до, наприклад, отримання підтвердження про реєстрацію.
Підрозділ 3.1: Базова реєстрація/заявка в Україні
Як вже згадувалося раніше, для подання міжнародної заявки за Мадридською системою український підприємець повинен мати базову реєстрацію ТМ в Україні або базову заявку, подану до УКРНОІВІ. Це, іншими словами, фундамент, на якому будується міжнародна реєстрація.
Що таке базова реєстрація?
Базова реєстрація – це вже зареєстрована в Україні торгова марка. Тобто, ви вже пройшли всю процедуру реєстрації ТМ в УКРНОІВІ і отримали свідоцтво на знак для товарів і послуг.
Що таке базова заявка?
Базова заявка – це заявка на реєстрацію ТМ, яка подана до УКРНОІВІ, але ще не пройшла експертизу і не зареєстрована. Тобто, ви лише подали документи і чекаєте на рішення УКРНОІВІ.
Чому потрібна базова реєстрація/заявка?
- Принцип залежності: Міжнародна реєстрація за Мадридською системою є залежною від базової реєстрації/заявки протягом перших п’яти років. Це означає, що якщо базова реєстрація буде анульована (наприклад, за рішенням суду) або базова заявка буде відхилена (наприклад, через невідповідність вимогам охороноздатності), то міжнародна реєстрація також буде анульована (у всіх країнах або в тих, де вона базувалася на цій реєстрації/заявці).
- Підтвердження прав: Базова реєстрація/заявка підтверджує, що ви маєте певні права на позначення в Україні, і слугує підставою для розширення цих прав на інші країни.
Що краще: базова реєстрація чи базова заявка?
- Базова реєстрація: Більш надійний варіант, оскільки ТМ вже зареєстрована в Україні.
- Базова заявка: Дозволяє швидше подати міжнародну заявку, не чекаючи на завершення реєстрації в Україні (яка може тривати 12-18 місяців і більше). Але є ризик, що заявка буде відхилена, і тоді міжнародна реєстрація також буде анульована.
Вибір між базовою реєстрацією та базовою заявкою залежить від ваших пріоритетів (швидкість чи надійність) та, наприклад, від ступеня впевненості в тому, що ваша ТМ відповідає вимогам охороноздатності.
Важливо!
- Міжнародна заявка має бути ідентичною базовій реєстрації/заявці. Тобто, позначення, власник і перелік товарів/послуг (принаймні, частина з них) мають бути однаковими.
- Якщо ви хочете розширити перелік товарів/послуг у міжнародній заявці, вам спочатку потрібно внести відповідні зміни до базової реєстрації/заявки в Україні.
Іншими словами, перш ніж подавати міжнародну заявку, переконайтеся, що у вас є базова реєстрація або базова заявка в Україні, і що вони оформлені належним чином.
Підрозділ 3.2: Підготовка та подання міжнародної заявки
Після того, як ви отримали базову реєстрацію ТМ в Україні або подали базову заявку до УКРНОІВІ, можна переходити до, так би мовити, наступного етапу – підготовки та подання міжнародної заявки за Мадридською системою.
- Заповнення форми міжнародної заявки:
- Форма заявки: Міжнародна заявка подається за спеціальною формою MM2, яка затверджена ВОІВ.
- Де взяти форму: Форму заявки можна завантажити з сайту ВОІВ
- Мова заповнення: Заявка може бути заповнена англійською, французькою або іспанською мовою. Якщо базова заявка/реєстрація в УКРНОІВІ українською мовою, рекомендується заповнювати міжнародну заявку англійською мовою, як найбільш уживаною.
- Яку інформацію потрібно вказати:
- Відомості про заявника (ПІБ або найменування, адреса).
- Відомості про базову реєстрацію/заявку (номер, дата).
- Зображення ТМ (ідентичне зображенню в базовій реєстрації/заявці).
- Перелік товарів і послуг (має бути ідентичним або вужчим, ніж перелік у базовій реєстрації/заявці).
- Країни, де ви хочете отримати охорону (країни-учасниці Мадридської системи).
- Іншу інформацію (за потреби).
- Сплата зборів:
- Які збори потрібно сплатити:
- Базовий збір: Сплачується за подання міжнародної заявки.
- Індивідуальні збори: Сплачуються за кожну вказану країну. Розмір індивідуального збору встановлюється кожною країною окремо.
- Додатковий збір: Сплачується за кожен клас МКТП понад три.
- Як розрахувати суму зборів: На сайті ВОІВ є калькулятор зборів, який дозволяє розрахувати загальну суму.
- Як сплатити збори: Збори сплачуються у швейцарських франках (CHF) безпосередньо до ВОІВ. Способи оплати вказані на сайті ВОІВ.
- Подання заявки:
- Куди подавати: Міжнародна заявка подається через УКРНОІВІ. Ви не можете подати заявку безпосередньо до ВОІВ.
- Способи подання:
- Онлайн: Через систему електронного подання заявок УКРНОІВІ (рекомендовано). Вам знадобиться електронний цифровий підпис (ЕЦП).
- Поштою: На адресу УКРНОІВІ.
- Особисто: До УКРНОІВІ.
- Що відбувається після подання: УКРНОІВІ перевіряє заявку на відповідність формальним вимогам і, якщо все гаразд, пересилає її до ВОІВ.
Зверніть увагу!
Ретельне заповнення форми заявки, згідно з інструкціями, є критично важливим. Неточності або помилки у заявці можуть стати причиною затримки в процесі реєстрації або навіть призвести до відмови.
Повна сплата всіх необхідних зборів є обов’язковою умовою.
Обов’язково зберігайте копію поданої заявки, а також усі документи, що підтверджують сплату зборів.
Після подання заявки ВОІВ надішле вам повідомлення, яке міститиме номер міжнародної реєстрації. Цей номер необхідний для моніторингу статусу вашої заявки, тому, будь ласка, зберігайте його.
Підрозділ 3.3: Експертиза заявки
Після надходження міжнародної заявки до ВОІВ розпочинається її експертиза, яка, іншими словами, поділяється на два основні етапи. Спочатку ВОІВ проводить формальну експертизу. Перевіряється, чи правильно заповнена форма заявки, чи сплачені збори, чи відповідає зображення ТМ вимогам, і чи правильно класифіковані товари та послуги за МКТП. Якщо заявка відповідає формальним вимогам, ВОІВ реєструє ТМ у Міжнародному реєстрі, публікує відомості про це в офіційному бюлетені (“WIPO Gazette of International Marks”) і надсилає заявнику свідоцтво про міжнародну реєстрацію. Важливо розуміти, що це свідоцтво не є аналогом національного свідоцтва, а лише підтверджує факт реєстрації в Міжнародному реєстрі. У разі виявлення недоліків, ВОІВ надсилає повідомлення про невідповідності (“irregularity letter”), встановлюючи строк для їх усунення.
Другий етап – експертиза по суті – відбувається вже в національних патентних відомствах тих країн, які були вказані в заявці. ВОІВ надсилає повідомлення про міжнародну реєстрацію до цих відомств, і кожне з них проводить експертизу, керуючись національним законодавством. Національні відомства перевіряють, чи відповідає ТМ вимогам охороноздатності, що можуть відрізнятися від українських. Наприклад, можуть бути суворіші правила щодо розрізняльної здатності, або ж, скажімо, особливі підстави для відмови.
За результатами експертизи національне відомство може або надати охорону ТМ на своїй території, або винести попередню відмову в реєстрації (повністю чи частково). Цю відмову ВОІВ пересилає заявнику, який має можливість надати аргументи на користь реєстрації, зазвичай, за допомогою місцевого патентного повіреного. Якщо аргументи не переконають відомство, воно виносить остаточну відмову. Строки експертизи по суті встановлюються національними законодавствами і, зазвичай, становлять від 12 до 18 місяців з дати повідомлення ВОІВ.
Слід чітко усвідомлювати, що експертизу по суті проводять саме національні патентні відомства, а не ВОІВ. Кожне відомство приймає незалежне рішення, тому ТМ може бути зареєстрована в одних країнах і отримати відмову в інших. Отримання попередньої відмови – не вирок, адже заявник має право оскаржити це рішення. Експертиза, іншими словами, є ключовим етапом, що визначає, чи отримає ТМ охорону в обраних країнах.
Підрозділ 3.4: Можливі труднощі та шляхи їх подолання
Процес міжнародної реєстрації ТМ за Мадридською системою, хоч і спрощений, все ж може зіткнутися з певними труднощами. Розглянемо, іншими словами, найпоширеніші проблеми та як їх можна вирішити.
- Попередня відмова у реєстрації в одній або декількох країнах:
- Причини: Невідповідність ТМ вимогам охороноздатності (недостатня розрізняльна здатність, оманливість тощо), наявність схожих ТМ.
- Шляхи вирішення: Надання аргументів на користь реєстрації (часто через місцевого патентного повіреного), внесення змін до заявки (обмеження переліку товарів/послуг, зміна позначення), оскарження рішення.
- Заперечення з боку третіх осіб:
- Причини: Після публікації відомостей про міжнародну реєстрацію інші особи можуть виступити проти реєстрації вашої ТМ.
- Шляхи вирішення: Надання аргументів на захист реєстрації, переговори з опонентом (наприклад, ліцензійна угода), судовий розгляд.
- Невідповідності, виявлені ВОІВ:
- Причини: Помилки у формі, проблеми із зображенням, неправильна класифікація.
- Шляхи вирішення: Усунення невідповідностей у встановлений строк.
- Проблеми з базовою реєстрацією/заявкою:
- Причини: Анулювання базової реєстрації або відмова в реєстрації базової заявки протягом перших п’яти років.
- Шляхи вирішення: Трансформація – подання заявок безпосередньо до національних відомств протягом трьох місяців з дати анулювання міжнародної реєстрації, зберігаючи дату подання міжнародної заявки.
Загальні поради:
- Ретельно готуйтеся до подання міжнародної заявки.
- Вивчайте законодавство країн, де потрібна охорона.
- За потреби, звертайтеся до патентних повірених.
- Своєчасно реагуйте на всі запити, іншими словами, не зволікайте.
Міжнародна реєстрація ТМ – це процес, що вимагає уваги, але за правильного підходу він дозволить захистити ваш бренд за кордоном.
IV. Вартість міжнародної реєстрації
Одним із ключових питань під час планування міжнародної реєстрації ТМ є, звісно, вартість цієї процедури. Розглянемо, з чого складається вартість міжнародної реєстрації за Мадридською системою.
Вартість міжнародної реєстрації за Мадридською системою включає декілька видів зборів, які сплачуються до ВОІВ у швейцарських франках (CHF):
- Базовий збір: Це фіксований збір за подання міжнародної заявки. Він сплачується незалежно від кількості країн, вказаних у заявці.
- Індивідуальні збори: Це збори, які встановлюються кожними країнами-учасницями Мадридської системи. Розмір індивідуального збору може суттєво відрізнятися в залежності від країни. Наприклад, реєстрація в одній країні може коштувати 100 CHF, а в іншій – 500 CHF.
- Додаткові збори:
- Збір за кожен клас МКТП понад три: Якщо ви вказуєте в заявці більше трьох класів МКТП, за кожен додатковий клас сплачується додатковий збір.
- Збір за додаткові слова (для деяких країн): Деякі країни встановлюють додатковий збір, якщо опис товарів/послуг перевищує певну кількість слів.
Точну вартість міжнародної реєстрації можна розрахувати за допомогою калькулятора зборів на сайті ВОІВ.
Вам потрібно буде ввести таку інформацію:
- Тип заявника (фізична особа чи юридична особа).
- Країна походження заявки (Україна).
- Країни, де ви хочете отримати охорону.
- Кількість класів МКТП.
- Чи є позначення кольоровим.
Калькулятор автоматично розрахулює загальну суму зборів у швейцарських франках.
Припустимо, ви – український підприємець (фізична особа), який хоче зареєструвати чорно-білу ТМ у Польщі, Німеччині та Чехії для товарів одного класу МКТП. Орієнтовна вартість реєстрації (станом на 2024 рік, без урахування можливих додаткових зборів) може становити, наприклад, близько 800-1000 CHF. Але це лише приблизна оцінка. Точна сума буде залежати від індивідуальних зборів, встановлених кожною країною.
Пам’ятайте, що вартість міжнародної реєстрації за Мадридською системою, як правило, нижча, ніж сума витрат при національній реєстрації в кожній країні окремо. Збори сплачуються до подання заявки. Якщо збори не сплачені у повному обсязі, заявка не розглядатиметься. Оскільки курс швейцарського франка може змінюватися, рекомендується мати певний запас коштів на випадок курсових коливань, іншими словами, краще мати трохи більше коштів на рахунку.
Ретельне планування бюджету – важлива складова успішної міжнародної реєстрації ТМ.
V. Підтримка та продовження міжнародної реєстрації
Міжнародна реєстрація торгової марки – це не безстроковий захист. Її дія обмежена 10 роками з дати внесення запису до Міжнародного реєстру ВОІВ, але цей термін можна продовжувати необмежену кількість разів, щоразу ще на 10 років. Це як з абонементом: його потрібно регулярно поновлювати.
Продовжити реєстрацію можна протягом шести місяців до закінчення 10-річного терміну. Якщо ви трохи забарилися, є пільговий шестимісячний період після його закінчення, але за продовження в цей період доведеться доплатити. Щоб продовжити реєстрацію, необхідно подати до ВОІВ заяву (зручно зробити це онлайн через сайт ВОІВ) та сплатити збори. Вартість продовження складається з базового збору, індивідуальних зборів за кожну країну та, за потреби, додаткових платежів. Якщо вчасно не подбати про продовження, міжнародна реєстрація, на жаль, анулюється.
Протягом строку дії реєстрації можуть виникнути обставини, які потребують внесення змін. Наприклад, якщо змінився власник ТМ (внаслідок продажу бізнесу чи реорганізації), змінилася адреса власника, змінилося найменування юридичної особи або ПІБ фізичної особи (скажімо, після зміни назви компанії чи укладення шлюбу), потрібно оновити дані в Міжнародному реєстрі. Також можна обмежити перелік товарів/послуг, для яких діє реєстрація, в одній або декількох країнах, або взагалі відмовитися від охорони в певній країні.
Всі ці зміни вносяться централізовано через ВОІВ: подається відповідна заява (форми є на сайті ВОІВ) та, за необхідності, сплачуються збори. Зручно робити це онлайн.
Іншими словами, підтримувати міжнародну реєстрацію в актуальному стані – це як доглядати за рослиною: регулярний полив (продовження строку дії) і вчасне пересаджування (внесення змін) забезпечать її довге життя та захист вашого бренду на міжнародній арені.
Висновки
Отже, ми детально розглянули процес міжнародної реєстрації торгової марки і, зокрема, можливості, які відкриває Мадридська система для українських підприємців. Підіб’ємо підсумки.
Міжнародна реєстрація ТМ – це необхідний крок для тих, хто планує вести бізнес за кордоном або вже експортує свої товари/послуги. Вона забезпечує захист вашого бренду від копіювання та недобросовісної конкуренції, дозволяє безперешкодно використовувати свою ТМ на зовнішніх ринках, підвищує довіру споживачів та, іншими словами, сприяє зростанню вартості компанії.
Мадридська система – це зручний, економічно вигідний та ефективний інструмент міжнародної реєстрації, який дозволяє отримати охорону ТМ одразу в багатьох країнах світу, подавши лише одну заявку. Вона значно спрощує процедуру реєстрації, економить час і кошти, а також забезпечує централізоване управління реєстрацією.
Звісно, процес міжнародної реєстрації має свої нюанси і може супроводжуватися певними труднощами. Але за умови ретельної підготовки, уважного ставлення до деталей та, за необхідності, залучення кваліфікованих фахівців (патентних повірених), ви зможете успішно захистити свій бренд на міжнародному рівні.
Іншими словами, якщо ви прагнете розширити свій бізнес за межі України, не ігноруйте питання міжнародної реєстрації торгової марки. Це інвестиція у майбутнє вашого бренду, яка, безсумнівно, окупиться. Щоб ще раз переконатися у важливості реєстрації ТМ, як такої, пропонуємо ознайомитись із нашою статтею “Реєстрація торгової марки: необхідність для вашого бізнесу“.
Чи можу я використовувати свою українську ТМ за кордоном до отримання міжнародної реєстрації?
Теоретично, ви можете використовувати свою ТМ за кордоном і до її реєстрації, але це пов’язано зі значними ризиками. У більшості країн діє принцип “першої заявки” (“first-to-file”). Це означає, що переважне право на реєстрацію ТМ має той, хто першим подав заявку, а не той, хто першим почав використовувати позначення. Якщо хтось інший зареєструє вашу ТМ (або схожу до ступеня змішування) раніше за вас, ви не лише не зможете отримати охорону, але й ризикуєте бути звинуваченими у порушенні прав на ТМ. Тобто, використання незареєстрованої ТМ за кордоном – це, іншими словами, гра з вогнем. Ви можете втратити не лише ринок збуту, але й понести фінансові та репутаційні втрати.
Чи обов'язково мені користуватися послугами патентного повіреного для міжнародної реєстрації ТМ?
Законодавство України не вимагає обов’язкової участі патентного повіреного при поданні міжнародної заявки через УКРНОІВІ за Мадридською системою. Ви можете самостійно підготувати та подати заявку. Проте, зверніть увагу на те, що патентні відомства деяких країн, вказаних у міжнародній заявці, можуть вимагати, щоб заявники-нерезиденти діяли через місцевих патентних повірених. Це особливо актуально, якщо виникають питання під час експертизи заявки (наприклад, попередня відмова).
Патентний повірений – це фахівець з питань інтелектуальної власності, який має досвід і знання, необхідні для успішної реєстрації ТМ. Він допоможе вам:
- Правильно оформити заявку.
- Підібрати оптимальний перелік товарів і послуг
- Своєчасно і грамотно відповісти на запити патентних відомств.
- Захистити ваші інтереси у разі виникнення спірних ситуацій.
Іншими словами, залучення патентного повіреного, хоч і потребує додаткових витрат, може значно підвищити ваші шанси на успішну реєстрацію ТМ та уникнути потенційних проблем.
Що таке "трансформація" міжнародної реєстрації і коли вона потрібна?
Трансформація – це процедура, яка дозволяє перетворити міжнародну реєстрацію, що втратила чинність, на національні заявки в окремих країнах. Вона застосовується, якщо протягом перших п’яти років після міжнародної реєстрації базова реєстрація в Україні була анульована або базова заявка була відхилена.
Як це працює? Якщо ваша базова реєстрація/заявка “впала”, міжнародна реєстрація також анулюється (повністю або в тих країнах, де вона залежала від базової реєстрації/заявки). Щоб не втратити захист в цих країнах, ви можете протягом трьох місяців з дати анулювання міжнародної реєстрації подати заявки безпосередньо до національних патентних відомств цих країн. При цьому зберігається дата подання міжнародної заявки, що є дуже важливим, оскільки дає вам пріоритет перед іншими заявниками.
Іншими словами, трансформація – це “рятувальний круг”, який дозволяє зберегти охорону ТМ, якщо виникли проблеми з базовою реєстрацією/заявкою.
Чи можна зареєструвати ТМ, яка містить географічну назву?
Реєстрація ТМ, що містить географічну назву, можлива, але з певними обмеженнями. Зазвичай, географічні назви не можуть бути зареєстровані як ТМ, якщо вони:
- Описують місце походження товарів/послуг: Наприклад, не можна зареєструвати ТМ “Карпатський мед” для меду, якщо ви не виробляєте цей мед у Карпатах.
- Вводять споживачів в оману: Наприклад, не можна зареєструвати ТМ “Швейцарський шоколад” для шоколаду, виробленого в Україні.
- Є загальновживаними назвами: Наприклад, не можна зареєструвати ТМ “Париж” для парфумів.
Однак, географічна назва може бути зареєстрована як частина ТМ, якщо:
- Вона є фантазійною: Наприклад, ТМ “Альпійська свіжість” для косметики.
- Вона не асоціюється безпосередньо з товарами/послугами: Наприклад, ТМ “Амазонка” для одягу.
- Вона є частиною складеного позначення: Наприклад, ТМ “Українські Карпати” (з додатковими елементами).
Іншими словами, питання про реєстрацію ТМ, що містить географічну назву, вирішується в кожному конкретному випадку індивідуально, з урахуванням законодавства кожної країни.
Які існують альтернативи Мадридській системі для реєстрації ТМ в країнах, що не є її учасницями?
Мадридська система охоплює понад 130 країн, але не весь світ. Якщо вам потрібна охорона ТМ у країні, яка не є учасницею Мадридської системи (наприклад, деякі країни Латинської Америки, Близького Сходу, Африки), у вас є два основні варіанти:
- Національна процедура: Подання заявки безпосередньо до патентного відомства цієї країни (як описано в підрозділі 2.1 статті). Це, іншими словами, єдиний варіант для країн, що не входять до жодних регіональних систем.
- Регіональні системи (якщо вони існують): Якщо країна є членом регіональної організації інтелектуальної власності, яка має власну систему реєстрації ТМ (наприклад, Андське співтовариство), можна скористатися цією системою.
Вибір між цими варіантами залежить від конкретної країни та, наприклад, ваших бізнес-цілей.






