Франшиза та торгова марка: як правильно оформити договір?

Франшиза – це популярний спосіб ведення бізнесу, який дозволяє підприємцям-початківцям використовувати вже готову бізнес-модель, а досвідченим бізнесменам – розширювати свою мережу. І в самому серці більшості франшиз знаходиться торгова марка. Саме вона є тим “магнітом”, який приваблює клієнтів, і тим ідентифікатором, який дозволяє відрізнити одну франшизу від іншої.

Але просто мати зареєстровану ТМ недостатньо. Щоб франшиза працювала ефективно і безпечно для обох сторін – франчайзера (власника ТМ) і франчайзі (користувача ТМ) – необхідно правильно оформити договір франчайзингу. Цей документ, є фундаментом всієї співпраці, і від його якості залежить успіх усього проекту.

Договір франчайзингу – це складний юридичний документ, який потребує ретельної підготовки і, наприклад, уваги до деталей. У ньому потрібно чітко прописати всі умови використання ТМ, права та обов’язки сторін, умови виплати винагороди, порядок контролю якості та багато іншого. Неправильно оформлений договір може призвести до серйозних проблем, конфліктів і навіть судових спорів.

I. Що таке франшиза і яка роль ТМ у ній?

Перш ніж заглиблюватися в тонкощі оформлення договору франчайзингу, давайте, наприклад, чітко визначимося з основними поняттями. Що таке франшиза? І чому торгова марка відіграє таку важливу роль у цьому виді бізнесу? У цьому розділі ми дамо визначення франшизи, розглянемо її основні елементи і, звичайно ж, з’ясуємо, яке місце в ній займає торгова марка.

Підрозділ 1.1: Визначення франшизи

Франшиза (або франчайзинг) – це, якщо говорити простою мовою, вид підприємницької діяльності, коли одна сторона (франчайзер) надає іншій стороні (франчайзі) право за плату використовувати свою бізнес-модель, бренд, технології та інші напрацювання.

Звернемося до більш офіційного визначення. В українському законодавстві, наприклад, безпосередньо термін “франшиза” не використовується. Замість нього застосовується термін “комерційна концесія”.

Комерційна концесія (згідно з Главою 76 Цивільного кодексу України) – це договір, за яким одна сторона (правоволоділець) зобов’язується надати другій стороні (користувачеві) за плату право користування відповідно до її вимог комплексом належних цій стороні прав з метою виготовлення та (або) продажу певного виду товару та (або) надання послуг.

Що включає в себе комплекс прав, який передається за договором франчайзингу (комерційної концесії)?

• Торгова марка (знак для товарів і послуг): Це, зазвичай, найвідоміший і найцінніший елемент франшизи.
• Ноу-хау: Це конфіденційна інформація, яка має комерційну цінність (наприклад, рецепти, технології виробництва, методи управління, бази даних клієнтів).
• Комерційна таємниця: Це інформація, яка не є загальновідомою і розголошення якої може завдати шкоди франчайзеру.
• Ділова репутація та досвід: Франчайзі отримує можливість використовувати позитивний імідж і досвід франчайзера.
• Інші об’єкти інтелектуальної власності: Патенти, промислові зразки, авторські права (наприклад, на програмне забезпечення, дизайн).

Таким чином, франшиза – це не просто оренда бренду. Це, фактично, передача цілого комплексу прав, який дозволяє франчайзі вести бізнес під “парасолькою” франчайзера, використовуючи його успішну бізнес-модель.

Підрозділ 1.2: ТМ як ключовий елемент франшизи

Серед усіх прав, які передаються за договором франчайзингу, торгова марка (ТМ) займає, без перебільшення, центральне місце. Чому?

• Ідентифікація бізнесу: ТМ – це те, що в першу чергу бачать споживачі. Вона ідентифікує бізнес франчайзера і, відповідно, всіх франчайзі, які працюють під цим брендом. Наприклад, коли ви бачите золоті арки McDonald’s, ви одразу розумієте, що це за заклад і які товари/послуги він пропонує.
• Впізнаваність і довіра: Відома ТМ – це вже половина успіху. Споживачі схильні довіряти відомим брендам, які, так би мовити, мають хорошу репутацію. Франчайзі отримує можливість використовувати цю впізнаваність і довіру з першого дня роботи.
• Стандарти якості: ТМ часто асоціюється з певними стандартами якості товарів/послуг. Франчайзі зобов’язаний дотримуватися цих стандартів, щоб не зашкодити репутації бренду.
• Маркетинг і реклама: Франчайзер, як правило, проводить масштабні маркетингові та рекламні кампанії, спрямовані на просування ТМ. Це приносить користь усім франчайзі, оскільки, наприклад, збільшує потік клієнтів.
• Конкурентна перевага: Працюючи під відомою ТМ, франчайзі отримує значну конкурентну перевагу перед іншими підприємцями, які починають бізнес з нуля.

Отже, торгова марка – це не просто красива назва чи логотип. Це, фактично, серце франшизи, яке забезпечує її впізнаваність, довіру споживачів і, зрештою, успіх усього бізнесу. Тому так важливо правильно оформити передачу прав на ТМ у договорі франчайзингу.

II. Види договорів, що використовуються у франчайзингу

Ми з’ясували, що таке франшиза і яку роль у ній відіграє торгова марка. Тепер давайте розберемося, які види договорів використовуються для оформлення франчайзингових відносин в Україні, і, наприклад, який з них є найбільш підходящим для передачі прав на ТМ. Це як з вибором інструменту: для різних завдань потрібні різні інструменти. Так само і з договорами: для різних ситуацій можуть підходити різні види договорів.

Підрозділ 2.1: Договір комерційної концесії

В Україні основним видом договору, який регулює відносини франчайзингу, є договір комерційної концесії. Це, так би мовити, спеціальний вид договору, передбачений Цивільним кодексом України (Глава 76).

Що таке договір комерційної концесії?

Це договір, за яким одна сторона (правоволоділець, тобто франчайзер) зобов’язується надати другій стороні (користувачеві, тобто франчайзі) за плату право користування відповідно до її вимог комплексом належних цій стороні прав з метою виготовлення та (або) продажу певного виду товару та (або) надання послуг.

Ключові особливості договору комерційної концесії:

• Комплексність: Договір комерційної концесії передбачає передачу не лише права на використання ТМ, але й інших прав (ноу-хау, комерційної таємниці, ділової репутації тощо). Це, іншими словами, відрізняє його від звичайного ліцензійного договору на використання ТМ.
• Платність: Франчайзі сплачує франчайзеру винагороду за користування комплексом прав.
• Відповідність вимогам франчайзера: Франчайзі зобов’язаний дотримуватися вимог франчайзера щодо ведення бізнесу, якості товарів/послуг, оформлення приміщень тощо.
• Мета використання: Комплекс прав надається з метою виготовлення та (або) продажу певного виду товару та (або) надання послуг. Тобто, наприклад, не для будь-яких цілей.
• Строковість: Договір укладається на певний строк.

Зверніть увагу: договір комерційної концесії обов’язково укладається у письмовій формі.

Також слід пам’ятати: цей договір підлягає державній реєстрації в УКРНОІВІ (детальніше про це – у розділі IV).

Договір комерційної концесії – це, так би мовити, “класичний” і найбільш поширений спосіб оформлення франчайзингових відносин в Україні. Він дозволяє врегулювати всі аспекти співпраці між франчайзером і франчайзі, включаючи питання використання ТМ.

Посилання на Главу 76 Цивільного кодексу України: посилання на zakon.rada.gov.ua

Підрозділ 2.2: Ліцензійний договір на використання ТМ

Хоча договір комерційної концесії є основним способом оформлення франчайзингових відносин, існують ситуації, коли, наприклад, може використовуватися ліцензійний договір на використання торгової марки.

Коли може використовуватися ліцензійний договір?

• Якщо передається право на використання лише торгової марки (без інших об’єктів інтелектуальної власності та елементів бізнес-моделі). Тобто, іншими словами, немає “комплексу прав”, характерного для франшизи.
• Якщо сторони не бажають укладати договір комерційної концесії з якихось причин (наприклад, через складність процедури реєстрації).

Що таке ліцензійний договір на використання ТМ?

Це договір, за яким власник свідоцтва на торгову марку (ліцензіар) надає іншій особі (ліцензіату) дозвіл на використання ТМ на певних умовах.

Різниця між договором комерційної концесії та ліцензійним договором:

Важливо пам’ятати:

• Ліцензійний договір, як і договір комерційної концесії, має бути укладений у письмовій формі.
• Передача прав на використання ТМ за ліцензійним договором також підлягає державній реєстрації в УКРНОІВІ.

Таким чином, якщо ви плануєте передати у франшизу лише право на використання ТМ, ви можете, іншими словами, скористатися ліцензійним договором. Проте, якщо мова йде про передачу комплексу прав, характерного для франчайзингу, краще укладати договір комерційної концесії.

III. Істотні умови договору комерційної концесії (щодо ТМ)

Ми з’ясували, що договір комерційної концесії є основним документом, який регулює відносини франчайзингу в Україні. Тепер, наприклад, давайте детально розглянемо, які істотні умови, що стосуються торгової марки, мають бути обов’язково включені до цього договору. Це як з рецептом страви: якщо не додати якийсь важливий інгредієнт, страва може вийти несмачною або взагалі не вийти. Так само і з договором: якщо не прописати важливі умови, можуть виникнути проблеми та непорозуміння між сторонами.

Підрозділ 3.1: Чітке визначення ТМ

Перше і, напевно, найголовніше, що потрібно зробити в договорі комерційної концесії щодо торгової марки, – це чітко її визначити. Потрібно зробити так, щоб не виникало жодних сумнівів, про яку саме ТМ йдеться.

Що потрібно вказати в договорі для чіткого визначення ТМ:

1. Назва ТМ: Якщо ТМ є словесною (тобто складається зі слова або слів), потрібно вказати її повну назву.
2. Зображення ТМ: Якщо ТМ є образотворчою (тобто складається з зображення) або комбінованою (слово + зображення), потрібно додати до договору чітке зображення ТМ.
3. Номер свідоцтва на ТМ: Це найважливіший ідентифікатор ТМ. Потрібно вказати повний номер свідоцтва на знак для товарів і послуг, виданого УКРНОІВІ.
4. Дата реєстрації ТМ (дата подання заявки): Ця дата визначає строк чинності прав на ТМ.
5. Перелік товарів і послуг: Потрібно зазначити перелік товарів і послуг, для яких зареєстрована ТМ, відповідно до Міжнародної класифікації товарів і послуг (МКТП). Це важливо для визначення обсягу прав, що передаються.

Приклад формулювання в договорі:

“Правоволоділець надає Користувачеві право на використання знака для товарів і послуг “Соняшник” (Свідоцтво України № 123456 від 01.01.2023), зображення якого додається до цього Договору (Додаток 1), для товарів і послуг, перелічених у Додатку 2 до цього Договору.”

Варто приділити особливу увагу точності даних про ТМ у договорі: назва, зображення та номер свідоцтва мають бути вказані без жодних помилок. Доцільно також долучити до договору копію свідоцтва на ТМ як підтвердження. І, нарешті, якщо до реєстру відомостей про ТМ вносилися будь-які зміни, необхідно обов’язково зазначити це у договорі.

Чітке визначення ТМ у договорі – це запорука того, що обидві сторони розуміють, про який саме об’єкт інтелектуальної власності йдеться, і що не виникне непорозумінь у майбутньому.

Підрозділ 3.2: Способи використання ТМ

Після того як ви чітко визначили ТМ, необхідно детально описати способи її використання, які дозволяються франчайзі. Іншими словами, потрібно вказати, як саме франчайзі може використовувати ТМ у своїй діяльності.

Які способи використання ТМ можуть бути передбачені в договорі?

• Використання на вивісці: Наприклад, розміщення ТМ на фасаді магазину, кафе, офісу франчайзі.
• Використання в рекламі: Використання ТМ у рекламних матеріалах (друкованих, електронних, зовнішніх тощо).
• Використання на товарах: Нанесення ТМ на товари, які виробляє або продає франчайзі.
• Використання на упаковці товарів: Нанесення ТМ на упаковку товарів.
• Використання в діловій документації: Використання ТМ на бланках, візитних картках, у комерційних пропозиціях тощо.
• Використання в мережі Інтернет: Використання ТМ на сайті франчайзі, у соціальних мережах, в інтернет-рекламі.
• Інші способи використання: Наприклад, використання ТМ на сувенірній продукції, на уніформі персоналу.

Слід пам’ятати: перелік способів використання ТМ має бути вичерпним. Це означає, що франчайзі не має права використовувати ТМ іншими способами, крім тих, що прямо передбачені договором.

Також зверніть увагу: для кожного способу використання ТМ можуть бути встановлені певні обмеження або вимоги. Наприклад, франчайзер може вимагати, щоб ТМ на вивісці мала певний розмір, шрифт, колір, а реклама відповідала певним стандартам якості, встановленим франчайзером.

Приклад формулювання в договорі:

“Користувач має право використовувати Знак для товарів і послуг такими способами:

1. Розміщення Знака на вивісці магазину за адресою: …
2. Використання Знака в рекламних матеріалах (друкованих, електронних, зовнішніх), що стосуються товарів/послуг, визначених у Додатку 2 до цього Договору.
3. Нанесення Знака на товари, визначені у Додатку 2 до цього Договору, а також на їх упаковку.

При цьому Користувач зобов’язується дотримуватися вимог щодо використання Знака, викладених у Додатку 3 до цього Договору.”

Чітке визначення способів використання ТМ у договорі, дозволяє уникнути непорозумінь і, наприклад, конфліктів між франчайзером і франчайзі, а також захистити репутацію бренду.

Підрозділ 3.3: Територія використання ТМ

Ще один важливий аспект, який необхідно врегулювати в договорі комерційної концесії, – це територія використання торгової марки. Іншими словами, потрібно чітко визначити, де саме франчайзі має право використовувати ТМ.

Навіщо визначати територію використання?

• Захист інтересів франчайзера: Франчайзер може мати декількох франчайзі в різних регіонах, і, наприклад, щоб уникнути конкуренції між ними, важливо обмежити територію використання ТМ для кожного франчайзі.
• Захист інтересів франчайзі: Франчайзі отримує, так би мовити, ексклюзивне право на використання ТМ на певній території, що дає йому конкурентну перевагу перед іншими підприємцями, які не мають такого права.
• Планування розвитку мережі: Визначення території використання ТМ дозволяє франчайзеру ефективно планувати розвиток своєї франчайзингової мережі.

Як може бути визначена територія використання?

• Конкретне місто або населений пункт: Наприклад, “місто Київ”.
• Район міста: Наприклад, “Печерський район міста Києва”.
• Область: Наприклад, “Київська область”.
• Регіон: Наприклад, “Західна Україна”.
• Вся територія України: Якщо франчайзер надає франчайзі право використовувати ТМ на всій території України.
• Інші варіанти.

Приклад формулювання в договорі:

“Правоволоділець надає Користувачеві право використовувати Знак для товарів і послуг на території міста Львова.”

або

“Територією використання Знака для товарів і послуг за цим Договором є Оболонський район міста Києва.”

Зверніть увагу: територія використання ТМ має бути визначена чітко і недвозначно. Не можна використовувати такі формулювання, як “велике місто”, “перспективний регіон” тощо.

Визначення території використання ТМ у договорі – це, іншими словами, важливий інструмент для захисту інтересів як франчайзера, так і франчайзі, а також для ефективного управління франчайзинговою мережею.

Підрозділ 3.4: Строк дії договору

У договорі комерційної концесії обов’язково потрібно вказати строк його дії. Відповідно, цей строк визначатиме і строк дії прав на використання торгової марки, які передаються за договором.

Навіщо визначати строк дії договору?

• Правова визначеність: Строк дії договору встановлює чіткі часові рамки, протягом яких франчайзі має право використовувати ТМ франчайзера.
• Планування: Як франчайзер, так і франчайзі можуть планувати свою діяльність, виходячи з терміну дії договору.
• Можливість перегляду умов: Після закінчення строку дії договору сторони можуть переглянути його умови (наприклад, розмір винагороди, територію використання ТМ) або, іншими словами, вирішити не продовжувати співпрацю.

Яким може бути строк дії договору?

• Конкретний строк: Наприклад, “5 років”, “10 років”.
• Визначений певною датою: Наприклад, “до 31 грудня 2028 року”.
• Невизначений строк: Договір може бути укладений і на невизначений строк. У такому випадку кожна зі сторін має право в будь-який час відмовитися від договору, попередивши про це іншу сторону за певний строк (зазвичай за шість місяців, якщо інше не передбачено договором).

Приклад формулювання в договорі:

“Цей Договір набирає чинності з дати його підписання Сторонами і діє протягом 5 (п’яти) років.”

або

“Цей Договір укладено на невизначений строк. Кожна зі Сторін має право в будь-який час відмовитися від Договору, письмово повідомивши про це іншу Сторону за 6 (шість) місяців до дати розірвання Договору.”

Пам’ятайте: строк дії договору комерційної концесії має бути чітко визначений. Це, наприклад, дозволяє уникнути непорозумінь і забезпечує правову визначеність для обох сторін.

Підрозділ 3.5: Умови виплати винагороди (роялті)

За використання комплексу прав, який передається за договором комерційної концесії, включаючи право на використання торгової марки, франчайзі сплачує франчайзеру винагороду. Ця винагорода, іншими словами, часто називається роялті. Умови виплати роялті є однією з найважливіших частин договору.

Що потрібно чітко визначити в договорі щодо умов виплати роялті?

1. Розмір роялті:
   • Фіксована сума: Наприклад, “10 000 гривень на місяць”.
   • Відсоток від доходу (виручки): Наприклад, “5% від щомісячного доходу франчайзі від продажу товарів/послуг під ТМ”.
   • Відсоток від прибутку: Наприклад, “10% від щомісячного чистого прибутку франчайзі”.
   • Комбінований варіант: Наприклад, “5 000 гривень на місяць + 3% від щомісячного доходу”.
   • Інші варіанти
2. Порядок розрахунку роялті:
   • Якщо роялті розраховується як відсоток від доходу або прибутку, потрібно чітко визначити, як саме цей дохід або прибуток обчислюється (які витрати враховуються, які не враховуються тощо).
   • Потрібно встановити, які документи франчайзі має надавати франчайзеру для підтвердження розміру доходу/прибутку.
3. Періодичність виплат:
   • Щомісячно.
   • Щоквартально.
   • Щорічно.
   • Інші варіанти.
4. Строки виплат:
   • Наприклад, “до 10 числа місяця, наступного за звітним”.
   • Наприклад, “протягом 15 днів після закінчення звітного кварталу”.
5. Форма виплати:
   • Готівкою.
   • Безготівковим перерахуванням на банківський рахунок.
6. Відповідальність за прострочення виплати:
   • Пеня (відсоток від суми заборгованості за кожен день прострочення).
   • Штраф (фіксована сума).

Приклад формулювання в договорі:

“За користування комплексом прав, наданих за цим Договором, Користувач сплачує Правоволодільцеві винагороду (роялті) у розмірі 5% (п’яти відсотків) від щомісячного доходу Користувача від продажу товарів/послуг під Знаком для товарів і послуг. Дохід Користувача визначається як сума коштів, отриманих Користувачем від продажу товарів/послуг під Знаком для товарів і послуг, за вирахуванням податку на додану вартість.

Роялті сплачується щомісячно, не пізніше 10 (десятого) числа місяця, наступного за звітним, шляхом безготівкового перерахування коштів на банківський рахунок Правоволодільця, зазначений у цьому Договорі.

Користувач зобов’язаний щомісяця, не пізніше 5 (п’ятого) числа місяця, наступного за звітним, надавати Правоволодільцеві звіт про доходи, отримані від продажу товарів/послуг під Знаком для товарів і послуг, за формою, встановленою Правоволодільцем (Додаток 4 до цього Договору).

У разі прострочення сплати роялті Користувач сплачує Правоволодільцеві пеню в розмірі 0,1% (нуль цілих одна десята відсотка) від суми заборгованості за кожен день прострочення.”

Зверніть увагу: умови виплати роялті мають бути, наприклад, максимально чіткими і прозорими, щоб уникнути непорозумінь і спорів між сторонами.

Підрозділ 3.6: Контроль якості

Одним із ключових аспектів франчайзингових відносин є контроль якості товарів та/або послуг, які франчайзі виробляє/надає під торговою маркою франчайзера. Це, іншими словами, необхідно для захисту репутації бренду та забезпечення єдиних стандартів якості у всій мережі.

Навіщо потрібен контроль якості?

• Захист репутації ТМ: Якщо франчайзі буде виробляти/надавати неякісні товари/послуги, це негативно вплине на репутацію всієї франшизи і, зокрема, на сприйняття ТМ споживачами.
• Забезпечення єдиних стандартів: Споживачі очікують отримати однаковий рівень якості товарів/послуг у всіх точках франчайзингової мережі, незалежно від того, хто є франчайзі.
• Захист інтересів франчайзера: Франчайзер зацікавлений у тому, щоб його ТМ асоціювалася з високою якістю.
• Захист інтересів франчайзі: Дотримання стандартів якості, встановлених франчайзером, допомагає франчайзі уникнути проблем з клієнтами та, наприклад, контролюючими органами.

Як може здійснюватися контроль якості?

• Регулярні перевірки: Франчайзер може проводити регулярні перевірки діяльності франчайзі (наприклад, відвідувати його торгові точки, перевіряти документацію, проводити опитування клієнтів).
• Таємний покупець: Франчайзер може використовувати метод “таємного покупця”, щоб оцінити якість обслуговування та товарів/послуг, які надає франчайзі.
• Аудит: Франчайзер може проводити аудит фінансової та операційної діяльності франчайзі.
• Звіти: Франчайзі може бути зобов’язаний надавати франчайзеру регулярні звіти про свою діяльність, якість товарів/послуг, відгуки клієнтів тощо.
• Обов’язкові вимоги: Франчайзер може встановити певні стандарти якості, яких повинен дотримуватись франчайзі.
• Навчання: Франчайзер може проводити навчання для персоналу франчайзі, щоб забезпечити дотримання стандартів якості.
• Інші методи.

Що потрібно вказати в договорі щодо контролю якості?

• Право франчайзера на здійснення контролю: Потрібно чітко прописати, що франчайзер має право здійснювати контроль якості товарів/послуг франчайзі.
• Способи контролю: Потрібно перерахувати конкретні способи контролю, які може використовувати франчайзер.
• Періодичність контролю: Як часто франчайзер може проводити перевірки.
• Обов’язки франчайзі: Що повинен робити франчайзі для забезпечення контролю якості (наприклад, надавати доступ до приміщень, документів, надавати звіти).
• Наслідки виявлення порушень: Що буде, якщо франчайзер виявить, що франчайзі не дотримується стандартів якості (наприклад, попередження, штраф, розірвання договору).

Приклад формулювання в договорі:

“Правоволоділець має право здійснювати контроль якості товарів/послуг, що виробляються/надаються Користувачем під Знаком для товарів і послуг, шляхом проведення регулярних перевірок діяльності Користувача, у тому числі з використанням методу “таємного покупця”.

Перевірки проводяться не частіше одного разу на місяць.

Користувач зобов’язується забезпечити безперешкодний доступ представників Правоволодільця до всіх приміщень, де здійснюється виробництво/продаж товарів/надання послуг під Знаком для товарів і послуг, а також надавати всі необхідні документи та інформацію, що стосуються якості товарів/послуг.

У разі виявлення порушень стандартів якості, встановлених Правоволодільцем, Правоволоділець має право вимагати від Користувача усунення цих порушень у встановлений строк. У разі неусунення порушень у встановлений строк Правоволоділець має право розірвати цей Договір в односторонньому порядку.”

Контроль якості – це, іншими словами, важливий інструмент для забезпечення успішної роботи франчайзингової мережі та захисту репутації торгової марки.

Підрозділ 3.7: Відповідальність за порушення прав на ТМ

У договорі комерційної концесії необхідно чітко визначити відповідальність сторін за порушення прав на торгову марку. Це, іншими словами, важливо для захисту інтересів як франчайзера, так і франчайзі.

Які можуть бути порушення прав на ТМ?

• З боку франчайзі:
  • Використання ТМ способами, не передбаченими договором.
  • Використання ТМ за межами території, визначеної договором.
  • Використання ТМ після закінчення строку дії договору або після його розірвання.
  • Використання зміненої ТМ (без згоди франчайзера).
  • Недотримання стандартів якості, встановлених франчайзером, що може завдати шкоди репутації ТМ.
  • Передача права на використання ТМ третім особам (без згоди франчайзера).
• З боку франчайзера:
  • Надання права на використання ТМ, яке не належить франчайзеру на законних підставах.
  • Неправомірне розірвання договору, що позбавляє франчайзі права на використання ТМ.
• З боку третіх осіб.

Яка може бути відповідальність?

• Відшкодування збитків: Сторона, яка порушила права на ТМ, зобов’язана відшкодувати іншій стороні завдані збитки (включаючи упущену вигоду).
• Штрафні санкції: У договорі можуть бути передбачені штрафні санкції за порушення прав на ТМ (наприклад, фіксований штраф або пеня за кожен день прострочення).
• Розірвання договору: Порушення прав на ТМ може бути підставою для дострокового розірвання договору.

Що потрібно вказати в договорі щодо відповідальності?

• Види порушень: Перерахувати конкретні види порушень прав на ТМ, за які передбачена відповідальність.
• Розмір відповідальності: Вказати розмір штрафних санкцій або порядок їх розрахунку.
• Порядок відшкодування збитків: Описати процедуру пред’явлення претензій та відшкодування збитків.

Приклад формулювання в договорі:

“У разі використання Користувачем Знака для товарів і послуг способами, не передбаченими цим Договором, або за межами території, визначеної цим Договором, Користувач сплачує Правоволодільцеві штраф у розмірі [сума] гривень за кожен факт порушення.

У разі використання Користувачем Знака для товарів і послуг після закінчення строку дії цього Договору або після його розірвання, Користувач сплачує Правоволодільцеві штраф у розмірі [сума] гривень за кожен день незаконного використання.

У разі передачі Користувачем права на використання Знака для товарів і послуг третім особам без письмової згоди Правоволодільця, Користувач сплачує Правоволодільцеві штраф у розмірі [сума] гривень за кожен факт порушення.

Сторона, яка порушила права на Знак для товарів і послуг, зобов’язана відшкодувати іншій Стороні завдані збитки, включаючи упущену вигоду, у повному обсязі.”

Чітке визначення відповідальності за порушення прав на ТМ у договорі, наприклад, допомагає захистити інтереси обох сторін і забезпечити дотримання умов договору.

Підрозділ 3.8: Умови припинення договору

У договорі комерційної концесії необхідно чітко визначити умови припинення договору, в тому числі умови дострокового розірвання. Це, іншими словами, важливо для забезпечення правової визначеності та захисту інтересів обох сторін.

Які можуть бути підстави для припинення договору?

1. Закінчення строку дії договору: Це найпоширеніша підстава. Якщо договір був укладений на певний строк, він припиняється після закінчення цього строку (якщо сторони не домовляться про його продовження).
2. Дострокове розірвання договору за згодою сторін: Сторони можуть в будь-який час домовитися про дострокове розірвання договору. Така домовленість має бути оформлена письмово.
3. Дострокове розірвання договору в односторонньому порядку:
   • За ініціативою франчайзера:
     • Порушення франчайзі умов договору (наприклад, несплата роялті, недотримання стандартів якості, використання ТМ способами, не передбаченими договором).
     • Невиконання франчайзі своїх зобов’язань.
     • Банкрутство або ліквідація франчайзі.
     • Інші підстави, передбачені договором або законом.
   • За ініціативою франчайзі:
     • Порушення франчайзером умов договору (наприклад, ненадання необхідної підтримки, передача прав на ТМ третім особам на тій самій території).
     • Невиконання франчайзером своїх зобов’язань.
     • Банкрутство або ліквідація франчайзера.
     • Інші підстави, передбачені договором або законом.
4. Відмова від договору, укладеного на невизначений строк: Якщо договір був укладений на невизначений строк, кожна зі сторін має право в будь-який час відмовитися від нього, попередивши про це іншу сторону за певний строк (зазвичай за шість місяців, якщо інше не передбачено договором).
5. Інші підстави, передбачені законом: Наприклад, визнання договору недійсним.

Що потрібно вказати в договорі щодо умов припинення?

• Підстави для дострокового розірвання: Чітко перерахувати всі підстави, за яких кожна зі сторін має право достроково розірвати договір в односторонньому порядку.
• Порядок розірвання: Описати процедуру розірвання договору (наприклад, направлення письмового повідомлення, проведення переговорів).
• Строки попередження: Встановити строки, за які сторона, яка ініціює розірвання, повинна повідомити про це іншу сторону.
• Наслідки розірвання: Визначити, що відбувається з правами на ТМ після розірвання договору (як правило, франчайзі втрачає право на використання ТМ), як вирішуються фінансові питання (наприклад, повернення невикористаної частини роялті), що відбувається з товарами, маркованими ТМ, тощо.

Приклад формулювання в договорі:

“Цей Договір може бути достроково розірваний за ініціативою Правоволодільця у разі:

1. Несплати Користувачем роялті у строки, встановлені цим Договором, більше двох разів.
2. Використання Користувачем Знака для товарів і послуг способами, не передбаченими цим Договором, або за межами території, визначеної цим Договором.
3. Недотримання Користувачем стандартів якості товарів/послуг, встановлених Правоволодільцем, що підтверджено результатами перевірок, проведених Правоволодільцем.

У разі дострокового розірвання Договору з підстав, передбачених цим пунктом, Правоволоділець направляє Користувачеві письмове повідомлення про розірвання Договору. Договір вважається розірваним з дати, зазначеної у повідомленні, але не раніше ніж через 10 (десять) днів з дати направлення повідомлення.

Після розірвання цього Договору Користувач втрачає право на використання Знака для товарів і послуг і зобов’язаний припинити його використання у будь-який спосіб.”

Чітке визначення умов припинення договору, наприклад, дозволяє уникнути невизначеності та захистити інтереси обох сторін у разі припинення франчайзингових відносин.

IV. Державна реєстрація договору

Ви підготували та підписали договір комерційної концесії, врегулювали всі питання, що стосуються використання торгової марки… Але це ще не все! Щоб договір набув чинності і, так би мовити, щоб права на ТМ були передані франчайзі на законних підставах, необхідно пройти процедуру державної реєстрації договору в УКРНОІВІ. Це як з реєстрацією шлюбу: поки ви не зареєструєте свої відносини в РАГСі, ви не вважаєтеся подружжям з точки зору закону. Так само і з договором: поки він не зареєстрований в УКРНОІВІ, він не має юридичної сили щодо передачі прав на ТМ.

Підрозділ 4.1: Необхідність реєстрації

Договір про передачу прав на використання торгової марки (в тому числі договір комерційної концесії, а також ліцензійний договір) підлягає обов’язковій державній реєстрації в Українському національному офісі інтелектуальної власності та інновацій (УКРНОІВІ).

Чому реєстрація є обов’язковою?

• Юридична сила: Згідно з Цивільним кодексом України та Законом України “Про охорону прав на знаки для товарів і послуг”, договір про передачу прав на використання ТМ, не зареєстрований в УКРНОІВІ, вважається недійсним. Тобто, іншими словами, він не породжує жодних юридичних наслідків, і франчайзі не має права використовувати ТМ на законних підставах.
• Захист прав: Реєстрація договору в УКРНОІВІ забезпечує захист прав як франчайзера, так і франчайзі. Вона є офіційним підтвердженням того, що права на ТМ були передані, і, наприклад, дозволяє уникнути спорів щодо цього питання в майбутньому.
• Публічність: Відомості про реєстрацію договору вносяться до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг, який є відкритим для доступу. Це означає, що будь-яка особа може перевірити, чи має певний суб’єкт право на використання певної ТМ.
• Можливість розпорядження правами: Лише після реєстрації договору франчайзер може, за необхідності, передавати права на ТМ іншим особам (наприклад, укладати нові договори комерційної концесії).

Наслідки відсутності реєстрації:

• Недійсність договору: Як вже зазначалося, незареєстрований договір є недійсним.
• Ризик для франчайзі: Франчайзі, який використовує ТМ на підставі незареєстрованого договору, ризикує бути притягнутим до відповідальності за незаконне використання ТМ (аж до кримінальної).
• Ризик для франчайзера: Франчайзер не зможе захистити свої права на ТМ у разі їх порушення з боку франчайзі або третіх осіб.

Пам’ятайте: державна реєстрація договору про передачу прав на ТМ – це не формальність, а необхідна умова для того, щоб договір мав юридичну силу і щоб права на ТМ були, так би мовити, надійно захищені.

V. Рекомендації щодо укладання договору

Укладання договору франчайзингу, особливо в частині, що стосується торгової марки, – це відповідальний крок, який вимагає уважності, ретельності та, наприклад, знання юридичних нюансів. Щоб допомогти вам уникнути помилок і забезпечити успішну співпрацю між франчайзером і франчайзі, ми підготували декілька практичних рекомендацій:

1. Зверніться до кваліфікованого юриста: Договір франчайзингу – це складний документ, який має багато тонкощів. Не намагайтеся скласти його самостійно, якщо ви не маєте спеціальних знань. Зверніться до юриста, який спеціалізується на інтелектуальній власності та франчайзингу. Він допоможе вам:
   • Правильно сформулювати всі умови договору.
   • Врахувати всі ваші інтереси.
   • Уникнути помилок, які можуть призвести до негативних наслідків.
   • Провести державну реєстрацію договору.
2. Ретельно перевірте всі умови договору: Не підписуйте договір, не прочитавши його уважно. Переконайтеся, що всі умови договору вам зрозумілі і що вони відповідають вашим інтересам. Особливу увагу зверніть на положення, що стосуються:
   • Визначення ТМ.
   • Способів використання ТМ.
   • Території використання ТМ.
   • Строку дії договору.
   • Умов виплати роялті.
   • Контролю якості.
   • Відповідальності за порушення прав на ТМ.
   • Умов припинення договору.
3. Чітко визначте всі права та обов’язки сторін: Договір має бути максимально чітким і недвозначним. У ньому мають бути чітко визначені всі права та обов’язки як франчайзера, так і франчайзі. Це, іншими словами, дозволить уникнути непорозумінь і конфліктів у майбутньому.
4. Перевірте повноваження особи, яка підписує договір: Переконайтеся, що особа, яка підписує договір від імені франчайзера або франчайзі, має на це повноваження.
5. Зберігайте копію договору: Після підписання та реєстрації договору обов’язково зберігайте його копію в надійному місці.
6. Не забувайте про державну реєстрацію: Пам’ятайте, що договір про передачу прав на використання ТМ набирає чинності лише після його державної реєстрації в УКРНОІВІ.
7. Внесіть зміни, якщо необхідно: Якщо в процесі співпраці виникає необхідність внести зміни до договору (наприклад, змінити територію використання ТМ, розмір роялті), це потрібно зробити шляхом укладення додаткової угоди до договору, яка також підлягає державній реєстрації.

Дотримання цих рекомендацій допоможе вам укласти, так би мовити, юридично грамотний і вигідний договір франчайзингу, який забезпечить успішну та безпечну співпрацю між франчайзером і франчайзі.

Висновки

Підсумовуючи все сказане, можна з упевненістю стверджувати, що правильне оформлення договору франчайзингу, який включає положення про використання торгової марки, є запорукою успішної та безпечної співпраці між франчайзером і франчайзі.

Торгова марка – це, іншими словами, ключовий елемент франшизи, який забезпечує її впізнаваність і довіру споживачів. Тому так важливо чітко визначити в договорі всі умови її використання: способи використання, територію, строк, умови виплати винагороди, порядок контролю якості тощо.

Договір комерційної концесії – це основний вид договору, який регулює відносини франчайзингу в Україні. Він має бути укладений у письмовій формі та підлягає обов’язковій державній реєстрації в УКРНОІВІ. Лише після реєстрації договору франчайзі отримує законне право на використання ТМ.

Не забувайте про важливість звернення до кваліфікованого юриста при укладанні договору франчайзингу. Це, наприклад, допоможе вам уникнути помилок, врахувати всі ваші інтереси та забезпечити надійний юридичний захист вашого бізнесу.

Рекомендуємо також ознайомитися з нашою статтею “Реєстрація торгової марки: необхідність для вашого бізнесу“, щоб ще раз переконатися в важливості захисту прав на ТМ.