Передача прав на торгову марку (відчуження): як продати або купити бренд в Україні

Торгова марка (ТМ) є важливим нематеріальним активом будь-якого бізнесу, що індивідуалізує товари та послуги на ринку і формує репутацію компанії. Як і будь-який інший актив, торгова марка може бути об’єктом цивільно-правових угод, зокрема, її можна продати або купити. Юридичний механізм, що регулює повний перехід прав власності на торгову марку від однієї особи до іншої, називається передачею прав на ТМ або відчуженням торгової марки.

По суті, відчуження торгової марки означає повний продаж бренду, в результаті якого первинний власник (Відчужувач) повністю передає всі свої виключні майнові права на торгову марку новому власнику (Набувачеві), втрачаючи будь-які права на її подальше використання чи розпорядження нею. Важливо чітко відмежовувати передачу прав на ТМ від ліцензування. На відміну від ліцензійного договору, який надає лише дозвіл на використання ТМ на певних умовах (часто з обмеженням території, строку, способів використання), договір про відчуження передбачає остаточний та безповоротний перехід права власності.

У цій статті юристи Polikarpov Law Firm детально розглянуть юридичні та практичні аспекти процедури відчуження торгової марки в Україні: причини для таких угод, ключові елементи договору про передачу прав, обов’язковість державної реєстрації та основні кроки, які необхідно здійснити як продавцю, так і покупцю бренду. Розуміння цих аспектів є критично важливим для коректного та безпечного оформлення продажу бренду.

I. Навіщо передавати/купувати права на ТМ?

Рішення про передачу прав на ТМ (відчуження) або, навпаки, про купівлю бренду є значним кроком як для продавця (Відчужувача), так і для покупця (Набувача). Такі угоди рідко відбуваються спонтанно; зазвичай, вони є результатом зважених стратегічних рішень, зумовлених конкретними бізнес-цілями або змінами ринкових обставин. Розуміння мотивації обох сторін є важливим для аналізу доцільності та умов угоди.

У цьому розділі ми розглянемо основні причини, що спонукають власників торгових марок до їх відчуження, а також фактори, які мотивують інші компанії або підприємців до придбання прав на вже існуючі бренди. Аналіз цих причин допоможе краще зрозуміти контекст, у якому відбуваються угоди з передачі прав на ТМ, та оцінити їх потенційні наслідки для бізнесу, такі як продаж бізнесу чи його розширення.

Підрозділ 1.1: Причини відчуження для власника (Відчужувача)

Рішення про відчуження прав на торгову марку, тобто її повний продаж, може бути зумовлене різними стратегічними, економічними або організаційними чинниками з боку власника (Відчужувача). Розуміння цих причин допомагає усвідомити контекст угоди. До найпоширеніших мотивацій належать:

• Продаж бізнесу або його частини: Часто торгова марка є невід’ємною частиною бізнесу, що продається. При повному продажу бізнесу права на ключові ТМ, під якими він функціонував, логічно переходять до нового власника разом з іншими активами (виробничими потужностями, клієнтською базою, персоналом тощо). Аналогічно, при продажу окремого напрямку чи підрозділу компанії, можуть відчужуватися ТМ, пов’язані саме з цією частиною бізнесу.
• Ребрендинг або зміна бізнес-стратегії: Компанія може вирішити змінити свою назву, візуальний стиль або навіть повністю переорієнтувати діяльність. У такому випадку існуюча торгова марка може стати непотрібною або не відповідати новій стратегії. Замість того, щоб просто припинити її використання, власник може вирішити продати права на неї іншій зацікавленій стороні.
• Монетизація невикористовуваного активу: Іноді компанія може володіти правами на торгову марку, яка з певних причин не використовується активно (наприклад, була зареєстрована “про запас”, або проєкт під нею не був реалізований). Якщо марка має певну ринкову впізнаваність або потенціал, її продаж може стати способом монетизації цього “сплячого” нематеріального активу та отримання додаткового доходу.
• Корпоративна реструктуризація: В процесі злиття, поглинання, поділу компаній або внутрішньої реструктуризації може виникнути необхідність оптимізувати портфель брендів. Деякі торгові марки можуть бути визнані непрофільними або дублюючими, і їх відчуження стане логічним кроком для спрощення структури активів та фокусування на ключових брендах.

Таким чином, відчуження прав на ТМ для власника часто є не просто бажанням позбутися активу, а свідомим рішенням, спрямованим на досягнення конкретних бізнес-цілей, будь то отримання коштів від продажу бізнесу, оптимізація діяльності внаслідок реструктуризації, чи монетизація невикористовуваних ресурсів.

Підрозділ 1.2: Причини набуття для покупця (Набувача)

З іншого боку угоди, рішення про купівлю бренду, тобто набуття прав на існуючу торгову марку, також приймається Набувачем на основі певних стратегічних міркувань та бізнес-цілей. Замість створення та розкрутки власного бренду з нуля, що потребує значних інвестицій часу та ресурсів, придбання вже існуючої ТМ може мати низку переваг. Основні причини для набуття прав на ТМ включають:

• Придбання готового, впізнаваного бренду: Це одна з найпоширеніших причин. Купівля бренду, який вже має певну історію, репутацію та впізнаваність серед споживачів, дозволяє Набувачеві значно скоротити час виходу на ринок та маркетингові витрати. Отримання прав на готовий бренд може одразу забезпечити певну частку ринку та лояльність споживачів, пов’язану з цією маркою.
• Розширення власного бізнесу: Набувач може використовувати придбану ТМ для розширення асортименту власних товарів чи послуг. Наприклад, компанія, що виробляє один тип продукції, може придбати ТМ, відому в суміжній категорії, щоб вийти на цей новий для себе сегмент ринку під вже знайомим споживачам іменем. Це також може стосуватися географічного розширення бізнесу, якщо придбана ТМ є впізнаваною у регіоні, куди прагне вийти Набувач.
• Вихід на новий ринок під відомою маркою: Запуск продукту на новому ринку завжди пов’язаний з ризиками та необхідністю значних інвестицій у маркетинг. Купівля бренду, який вже має певну позицію та визнання на цьому цільовому ринку, може суттєво полегшити цей процес і підвищити шанси на успіх.
• Стратегічне усунення конкурента: В деяких випадках придбання прав на торгову марку конкурента може бути стратегічним кроком для усунення його з ринку або ослаблення його позицій. Викупивши ключовий бренд конкурента, Набувач може або припинити його використання, або інтегрувати його у власний портфель, тим самим консолідуючи ринок.
• Отримання синергетичного ефекту: Придбана ТМ може вдало доповнювати існуючий портфель брендів Набувача, створюючи синергетичний ефект та посилюючи загальну ринкову позицію компанії.

Отже, для Набувача купівля бренду часто є стратегічною інвестицією, що дозволяє швидше досягти певних бізнес-цілей, будь то прискорений вихід на ринок, розширення бізнесу чи отримання конкурентних переваг шляхом використання вже готового бренду.

II. Юридичне оформлення: Договір про передачу прав

Після того, як сторони досягли згоди щодо доцільності та основних комерційних умов передачі прав на торгову марку, наступним критично важливим етапом є належне юридичне оформлення цієї угоди. Недостатньо просто домовитися про продаж чи купівлю бренду; перехід виключних майнових прав має бути чітко зафіксований у письмовому документі, який відповідає вимогам чинного законодавства України.

Основним правовим інструментом для оформлення відчуження торгової марки є договір про передачу виключних майнових прав інтелектуальної власності на торговельну марку (скорочено – договір про передачу прав). Саме цей договір слугує юридичною підставою для переходу права власності від Відчужувача до Набувача та визначає всі умови угоди. У цьому розділі ми детально розглянемо ключові елементи такого договору: його предмет, сторони, істотні та інші важливі умови, які необхідно передбачити для забезпечення юридичної чистоти та безпеки угоди для обох сторін. Нехтування належним оформленням договору про передачу прав може призвести до серйозних юридичних проблем у майбутньому.

Підрозділ 2.1: Предмет договору

Ключовим елементом будь-якого договору про передачу прав на торгову марку є чітке та недвозначне визначення його предмету. Предметом договору в даному випадку є сукупність виключних майнових прав інтелектуальної власності на конкретну торгову марку, які повністю передаються від Відчужувача до Набувача.

Під виключними майновими правами на торгову марку розуміється, зокрема, право на її використання будь-яким незабороненим законом способом, виключне право дозволяти її використання іншим особам (наприклад, шляхом укладання ліцензійних договорів, хоча після відчуження це право вже належатиме Набувачеві), виключне право перешкоджати неправомірному використанню марки, у тому числі забороняти таке використання, а також інші майнові права, встановлені законом. При укладанні договору про передачу прав Відчужувач передає весь цей комплекс прав Набувачеві стосовно визначеної ТМ.

Для того, щоб договір про передачу прав був юридично коректним і мав силу, необхідно максимально точно ідентифікувати торгову марку, права на яку передаються. Недостатньо просто вказати її назву. У договорі обов’язково мають бути зазначені:

• Номер свідоцтва України на знак для товарів і послуг: Це унікальний реєстраційний номер, присвоєний торговій марці при її державній реєстрації.
• Зображення (відтворення) торгової марки: До договору доцільно додати зображення марки, яке відповідає зареєстрованому.
• Перелік товарів та/або послуг: Необхідно чітко вказати, стосовно яких саме товарів та/або послуг (із зазначенням відповідних класів Міжнародної класифікації товарів і послуг – МКТП), для яких зареєстрована ТМ, передаються права. Права можуть передаватися як стосовно всього переліку товарів/послуг, зазначених у свідоцтві, так і стосовно лише їх частини. Це має бути чітко зафіксовано в договорі.

Відсутність чіткої ідентифікації торгової марки та обсягу прав, що передаються, у предметі договору може призвести до визнання такого договору неукладеним або до виникнення спорів між сторонами у майбутньому. Тому формулюванню цього розділу договору про передачу прав слід приділити особливу увагу.

Підрозділ 2.2: Сторони договору

Наступним важливим елементом договору про передачу прав на торгову марку є чітке визначення його сторін. У будь-якому договорі такого типу беруть участь дві сторони: та, що передає права, і та, що їх набуває.

1. Відчужувач (продавець): Це сторона договору, яка є дійсним власником виключних майнових прав на торгову марку на момент укладання договору і яка має намір передати (відчужити) ці права іншій стороні. Відчужувачем може бути як фізична особа (громадянин, фізична особа-підприємець), так і юридична особа (компанія, організація), яка є власником свідоцтва України на знак для товарів і послуг або має належним чином оформлене право на відчуження цієї ТМ (наприклад, на підставі попереднього договору). У договорі необхідно точно зазначити повне найменування (для юридичної особи) або ПІБ (для фізичної особи) Відчужувача, його ідентифікаційні дані (код ЄДРПОУ/РНОКПП, адреса) та документ, на підставі якого діє представник (якщо договір підписується представником).
2. Набувач (покупець): Це сторона договору, яка має намір отримати (набути) виключні майнові права на торгову марку від Відчужувача. Набувачем також може бути як фізична, так і юридична особа, яка зацікавлена у купівлі бренду. Аналогічно до Відчужувача, у договорі необхідно чітко ідентифікувати Набувача, зазначивши його повне найменування/ПІБ, ідентифікаційні дані та інформацію про представника (за потреби).

Чітка ідентифікація сторін договору – Відчужувача та Набувача – є необхідною умовою його дійсності. Це дозволяє однозначно встановити, хто саме передає права, а хто їх набуває, що є основою для подальшої державної реєстрації передачі прав та реалізації прав та обов’язків за договором.

Підрозділ 2.3: Істотні умови договору

Для того, щоб договір про передачу прав на торгову марку вважався укладеним та мав юридичну силу, він повинен містити певні істотні умови, тобто умови, без узгодження яких договір не може існувати. Законодавство та ділова практика визначають декілька таких ключових положень:

1. Предмет договору: Як вже детально розглядалося у Підрозділі 2.1, чітке визначення торгової марки (номер свідоцтва, зображення) та обсягу прав, що передаються (повністю чи частково щодо переліку товарів/послуг), є абсолютно необхідною, істотною умовою. Без цього неможливо зрозуміти, що саме є об’єктом угоди.
2. Ціна договору та порядок розрахунків: Договір про передачу прав на ТМ є оплатним (якщо сторони прямо не домовились про безоплатну передачу, що трапляється рідше). Тому ціна, за яку Відчужувач передає права Набувачеві, є істотною умовою. У договорі необхідно чітко зафіксувати:
   • Загальну суму винагороди (ціну договору).
   • Валюту платежу.
   • Порядок та строки оплати (наприклад, повна передоплата, оплата частинами, оплата після державної реєстрації передачі прав). Невизначеність щодо ціни може призвести до спорів.
3. Умови та строк передачі прав: Не менш істотною умовою є визначення моменту, коли саме виключні майнові права на ТМ переходять від Відчужувача до Набувача. Це може бути:
   • Дата підписання договору.
   • Дата повної оплати за договором.
   • Дата державної реєстрації передачі прав в УКРНОІВІ (цей варіант часто є найбільш безпечним для обох сторін, оскільки пов’язує остаточний перехід прав з офіційним визнанням державою).
     Необхідно чітко визначити цей момент (строк), щоб уникнути невизначеності щодо того, хто є дійсним власником прав у певний період часу.
4. Запевнення та гарантії сторін: Хоча це не завжди прямо вимагається законом як істотна умова, включення запевнень та гарантій є критично важливим для мінімізації ризиків, особливо для Набувача. Типові гарантії з боку Відчужувача включають:
   • Запевнення, що він є єдиним та повноправним власником виключних майнових прав на ТМ.
   • Гарантія, що права на ТМ не є предметом застави, не передані іншим особам за ліцензійними договорами (якщо передаються ексклюзивні права), не перебувають під арештом чи іншими обтяженнями.
   • Запевнення, що не існує судових спорів або претензій третіх осіб щодо даної ТМ.
   • Гарантія чинності свідоцтва на ТМ на момент укладання договору.

Узгодження всіх цих істотних умов (предмет, ціна, умови та строк передачі, основні гарантії) є запорукою юридичної сили договору про передачу прав та мінімізації потенційних спорів між сторонами в майбутньому.

Підрозділ 2.4: Інші важливі умови

Окрім істотних умов, розглянутих вище, для забезпечення повноти та юридичної захищеності угоди до договору про передачу прав на торгову марку доцільно включити ряд інших важливих положень. Ці умови допомагають врегулювати потенційні проблемні ситуації та чіткіше визначити права та обов’язки сторін. До таких умов належать:

• Відповідальність сторін: Цей розділ визначає наслідки порушення сторонами своїх зобов’язань за договором. Важливо чітко прописати:
  • Види порушень (наприклад, прострочення оплати Набувачем, надання Відчужувачем недостовірних гарантій, порушення умов конфіденційності).
  • Санкції за порушення (штрафи, пеня, відшкодування збитків).
  • Межі відповідальності.
    Наявність чітких положень про відповідальність стимулює сторони до належного виконання договору та спрощує процедуру стягнення компенсації у разі порушень.
• Конфіденційність: Умови договору, зокрема ціна передачі прав, а також будь-яка інша комерційна чи технічна інформація, якою сторони обмінюються в процесі укладання та виконання договору, можуть становити комерційну таємницю. Розділ про конфіденційність встановлює зобов’язання сторін не розголошувати таку інформацію третім особам (за винятком випадків, передбачених законом, наприклад, для державної реєстрації). Це особливо важливо для збереження комерційних інтересів сторін.
• Порядок вирішення спорів: Варто передбачити механізм врегулювання можливих розбіжностей та спорів, що можуть виникнути між сторонами у зв’язку з виконанням договору. Це може бути:
  • Обов’язкова спроба вирішення спору шляхом переговорів.
  • Визначення конкретного суду (зазвичай, господарського суду за місцезнаходженням відповідача або за місцем укладання договору) для розгляду спорів, які не вдалося вирішити мирним шляхом.
• Форс-мажор (обставини непереборної сили): Цей стандартний розділ регулює ситуації, коли виконання зобов’язань за договором стає неможливим внаслідок дії обставин, які не залежать від волі сторін (стихійні лиха, війни, епідемії, законодавчі заборони тощо). У розділі про форс-мажор зазначається:
  • Перелік обставин, що визнаються форс-мажором.
  • Порядок повідомлення іншої сторони про настання таких обставин.
  • Наслідки настання форс-мажору (звільнення від відповідальності за невиконання, продовження строків виконання, можливість розірвання договору, якщо обставини тривають надто довго).

Включення цих та інших додаткових умов (наприклад, про застосовне право, про порядок внесення змін до договору, про розподіл витрат на реєстрацію) робить договір про передачу прав на ТМ більш детальним, комплексним та захищеним, допомагаючи уникнути потенційних проблем та непорозумінь у майбутньому.

III. Державна реєстрація передачі прав

Укладання та підписання сторонами належним чином оформленого договору про передачу прав на торгову марку є фундаментальним кроком, що фіксує волевиявлення Відчужувача та Набувача. Однак, для того, щоб перехід виключних майнових прав на ТМ мав повну юридичну силу не лише між сторонами договору, але й був обов’язковим для всіх третіх осіб та держави, необхідне здійснення ще однієї важливої процедури – державної реєстрації факту передачі прав.

Без такої реєстрації, навіть за наявності дійсного договору, новий власник (Набувач) може зіткнутися з певними труднощами при реалізації своїх прав та захисті їх від порушень з боку третіх осіб. Саме тому етап державної реєстрації в УКРНОІВІ (Національному органі інтелектуальної власності та інновацій) є невід’ємною та обов’язковою частиною процесу відчуження торгової марки в Україні. У цьому розділі ми розглянемо обов’язковість цієї процедури, її основні етапи та наслідки внесення відповідних відомостей до офіційного Державного реєстру.

Підрозділ 3.1: Обов’язковість реєстрації

Відповідно до статті 16 Закону України “Про охорону прав на знаки для товарів і послуг”, договір про передачу виключних майнових прав на торговельну марку є дійсним між сторонами з моменту його укладення (якщо інше не встановлено самим договором), але набирає чинності для будь-яких третіх осіб лише після державної реєстрації факту передачі цих прав. Це положення законодавства підкреслює критичну важливість та, по суті, обов’язковість реєстраційної процедури в УКРНОІВІ.

Що це означає на практиці?

• Для сторін договору: Сам договір створює права та обов’язки для Відчужувача та Набувача з моменту, визначеного в договорі (наприклад, з дати підписання або оплати).
• Для третіх осіб: Усі інші суб’єкти (конкуренти, споживачі, інші державні органи, суди) вважатимуться повідомленими про зміну власника торгової марки і будуть зобов’язані визнавати права нового власника лише після того, як відомості про передачу прав будуть внесені до відповідного Державного реєстру УКРНОІВІ.

Наслідки відсутності державної реєстрації:

1. Ризики для Набувача: До моменту реєстрації саме Відчужувач формально залишається власником ТМ згідно з даними офіційного реєстру. Це може ускладнити для Набувача:
   • Захист своїх прав у разі їх порушення третіми особами (наприклад, подання позову до суду).
   • Укладання ліцензійних договорів на використання ТМ.
   • Подальше відчуження прав на цю ТМ.
   • Доведення своїх прав у відносинах з митними чи антимонопольними органами.
2. Потенційні проблеми для Відчужувача: Хоча Відчужувач передав права за договором, до моменту реєстрації він все ще може вважатися відповідальною особою за певні дії, пов’язані з ТМ, з точки зору третіх осіб.
3. Юридична невизначеність: Відсутність реєстрації створює стан юридичної невизначеності щодо дійсного власника прав на ТМ в очах публіки та держави.

Таким чином, хоча сам договір є підставою для переходу прав, саме державна реєстрація в УКРНОІВІ надає цьому переходу публічності та повної юридичної сили у відносинах з усіма третіми особами. Нехтування цією процедурою може призвести до значних юридичних ризиків та ускладнень для нового власника бренду.

Підрозділ 3.2: Процедура реєстрації

Процедура реєстрації факту передачі виключних майнових прав на торгову марку здійснюється Національним органом інтелектуальної власності та інновацій (УКРNOIVI) на підставі відповідної заяви та доданих до неї документів. Ця процедура є адміністративною і включає наступні основні кроки:

1. Підготовка та подання заяви: Заінтересована сторона (зазвичай Набувач, але може бути і Відчужувач, або обидві сторони разом, залежно від домовленостей) готує та подає до УКРNOIVI спеціальну заяву встановленої форми про державну реєстрацію передачі права власності на знак для товарів і послуг. У заяві зазначаються відомості про ТМ (номер свідоцтва), дані Відчужувача та Набувача, а також реквізити договору, на підставі якого відбулася передача прав.
2. Формування пакету документів: До заяви необхідно додати визначений перелік документів, що підтверджують факт та умови передачі прав. Основними документами є:
   • Договір про передачу прав: Оригінал договору або його нотаріально засвідчена копія. Цей документ є підставою для реєстрації.
   • Документ про сплату збору: Квитанція або платіжне доручення, що підтверджує сплату встановленого державного збору за внесення до Реєстру відомостей про передачу права власності на знак. Розмір збору визначається відповідними нормативними актами і може залежати від кількості ТМ та статусу заявника (фізична/юридична особа).
   • Довіреність: Якщо заяву подає представник (наприклад, патентний повірений або юрист), необхідно додати довіреність, що підтверджує його повноваження.
3. Сплата державного збору: Як зазначено вище, за проведення процедури реєстрації та внесення змін до Реєстру сплачується офіційний державний збір. Без підтвердження його сплати заява не буде розглядатися по суті. Актуальну інформацію щодо розмірів зборів та реквізитів для оплати слід шукати на офіційному веб-сайті УКРNOIVI.
4. Подання документів до УКРNOIVI: Заповнена заява разом з повним комплектом необхідних документів та підтвердженням сплати збору подається до УКРNOIVI (можливі варіанти подання: особисто, поштою, через електронну систему подання заявок, якщо така функція доступна).

Після отримання повного пакету документів УКРNOIVI проводить їх перевірку на відповідність встановленим вимогам та, за відсутності підстав для відмови, здійснює процедуру реєстрації передачі прав. Актуальні форми заяв, детальний перелік документів та інформацію про розміри зборів рекомендується завжди перевіряти на офіційному сайті УКРNOIVI перед початком процедури.

Підрозділ 3.3: Внесення відомостей до Реєстру

Після успішного завершення перевірки поданої заяви та доданих до неї документів на відповідність встановленим вимогам, Національний орган інтелектуальної власності та інновацій (УКРНОІВІ) здійснює заключний крок процедури державної реєстрації передачі прав – внесення відомостей до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг.

Державний реєстр свідоцтв є офіційною державною базою даних, яка містить всю актуальну інформацію про зареєстровані в Україні торгові марки, їх власників, переліки товарів/послуг, дати реєстрації, а також відомості про будь-які зміни, що стосуються правового статусу цих марок, включаючи передачу прав власності.

При реєстрації передачі прав на ТМ, УКРНОІВІ вносить до відповідного розділу Державного реєстру свідоцтв такі ключові відомості:

• Інформацію про нового власника (Набувача) торгової марки (його повне найменування/ПІБ, адреса, ідентифікаційні дані).
• Дату внесення до Реєстру відомостей про передачу права власності.
• Номер та дату договору, на підставі якого відбулася передача прав.

Після внесення відомостей до Реєстру, інформація про зміну власника торгової марки стає публічною. УКРНОІВІ також здійснює публікацію відомостей про державну реєстрацію передачі права власності на знак у своєму офіційному Бюлетені.

Саме з моменту внесення відомостей до Державного реєстру свідоцтв перехід виключних майнових прав на торгову марку вважається таким, що відбувся не лише між сторонами договору, але й є офіційно визнаним державою та обов’язковим для всіх третіх осіб. Це надає Набувачеві повну легітимність як новому власнику бренду та можливість повноцінно реалізовувати та захищати свої права.

IV. Перевірка (Due Diligence) перед укладанням договору

Укладання договору про передачу прав на торгову марку є значною юридичною та фінансовою операцією, що несе потенційні ризики для обох сторін – як для Набувача (покупця), так і для Відчужувача (продавця). Щоб мінімізувати ці ризики та упевнитися в юридичній чистоті угоди, перед підписанням договору сторонам настійно рекомендується провести ретельну перевірку об’єкта угоди (торгової марки) та контрагента. Цей процес комплексної перевірки відомий як Due Diligence.

Проведення Due Diligence дозволяє виявити потенційні проблеми, пов’язані з торговою маркою (наприклад, наявність обтяжень, спорів, нечинність свідоцтва), оцінити реальну цінність активу та перевірити надійність контрагента. Хоча основний обсяг перевірки зазвичай лягає на Набувача, оскільки саме він приймає на себе актив з усіма можливими “сюрпризами”, певна підготовча перевірка ТМ та документів є доцільною і з боку Відчужувача. У цьому розділі ми розглянемо ключові аспекти перевірки ТМ, які слід здійснити Набувачу перед купівлею бренду, а також рекомендації щодо підготовки до угоди для Відчужувача..

Підрозділ 4.1: Перевірка з боку Набувача

Для Набувача (покупця), який інвестує кошти у придбання торгової марки, проведення ретельної перевірки ТМ та юридичного аналізу (Due Diligence) перед укладанням договору є абсолютно критичним етапом. Ця перевірка допомагає упевнитися в тому, що він купує “чистий” актив без прихованих проблем, що права на ТМ дійсно належать Відчужувачу, і що угода не несе надмірних ризиків.

Основні аспекти перевірки ТМ (Due Diligence), які повинен здійснити Набувач:

1. Перевірка чинності свідоцтва:
   • Необхідно переконатися, що свідоцтво України на знак для товарів і послуг є чинним на момент укладання угоди. Це можна зробити через офіційні бази даних УКРНОІВІ.
   • Слід перевірити, чи вчасно сплачувалися збори за підтримання чинності свідоцтва. Якщо строк дії свідоцтва закінчується найближчим часом, потрібно врахувати необхідність його продовження.
2. Перевірка власника:
   • Пересвідчитися, що особа, яка виступає Відчужувачем за договором, дійсно є власником ТМ згідно з даними Державного реєстру свідоцтв.
3. Перевірка відсутності обтяжень:
   • Дуже важливо з’ясувати, чи не обтяжені права на ТМ правами третіх осіб. Це включає перевірку наявності:
     • Зареєстрованих ліцензійних договорів (особливо виключних ліцензій, які можуть обмежувати використання ТМ Набувачем).
     • Договорів застави прав на ТМ.
     • Будь-яких інших зареєстрованих обтяжень чи обмежень.
   • Цю інформацію також можна отримати з офіційних реєстрів УКРНОІВІ та Державного реєстру обтяжень рухомого майна.
4. Перевірка відсутності спорів:
   • Необхідно перевірити, чи не є торгова марка предметом судових спорів (наприклад, щодо визнання реєстрації недійсною, щодо порушення прав третіх осіб).
   • Також варто з’ясувати, чи не подавалися до УКРНОІВІ заперечення проти реєстрації ТМ або заяви про визнання її добре відомою іншими особами.
   • Перевірка судових реєстрів та реєстрів УКРНОІВІ допоможе виявити такі ризики.
5. Перевірка історії використання ТМ:
   • Хоча це складніше перевірити формально, доцільно зібрати інформацію про те, як і наскільки інтенсивно ТМ використовувалася Відчужувачем. Тривале невикористання ТМ (понад 5 років з дати реєстрації або останнього використання) може бути підставою для дострокового припинення дії свідоцтва за позовом заінтересованої особи.
   • Також важливо оцінити репутацію бренду на ринку.

Ретельна перевірка ТМ в рамках процедури Due Diligence дозволяє Набувачу прийняти обґрунтоване рішення про доцільність купівлі бренду, узгодити справедливу ціну та включити до договору необхідні запевнення та гарантії з боку Відчужувача для мінімізації виявлених ризиків.

Підрозділ 4.2: Підготовка з боку Відчужувача

Хоча основний тягар перевірки (Due Diligence) зазвичай лежить на Набувачеві, Відчужувач (продавець) також зацікавлений у безпроблемному та швидкому завершенні угоди. Тому ретельна підготовка до продажу торгової марки з його боку є не менш важливою. Проактивна підготовка дозволяє уникнути несподіванок під час переговорів та перевірки Набувачем, прискорити процес укладання договору та державної реєстрації, а також зміцнити довіру потенційного покупця.

Рекомендації для Відчужувача щодо підготовки до відчуження прав на ТМ:

1. Переконатися у чинності свідоцтва:
   • Перед початком переговорів Відчужувач повинен самостійно перевірити статус своєї торгової марки в Державному реєстрі свідоцтв УКРНОІВІ.
   • Важливо пересвідчитися, що строк дії свідоцтва не закінчився і що всі необхідні збори за підтримання його чинності були своєчасно сплачені. Якщо підходить термін сплати чергового збору або продовження строку дії свідоцтва, доцільно зробити це заздалегідь.
2. Підготувати всі необхідні документи:
   • Відчужувачу слід зібрати та впорядкувати всі документи, що стосуються торгової марки: оригінал свідоцтва, документи, що підтверджують історію бренду (якщо це важливо для Набувача), докази використання ТМ (особливо якщо з моменту реєстрації пройшло понад 5 років і марка використовувалася), будь-які наявні звіти про оцінку вартості бренду тощо.
   • Наявність повного та впорядкованого пакету документів справляє позитивне враження на Набувача та спрощує процес Due Diligence.
3. Перевірити відсутність “проблем” з ТМ:
   • Відчужувачу варто самостійно перевірити, чи не існують будь-які обтяження щодо його ТМ (застави, ліцензії, що можуть перешкоджати продажу). Якщо такі обтяження існують, їх необхідно або зняти до продажу, або чітко врегулювати це питання в договорі з Набувачем.
   • Також доцільно перевірити наявність можливих судових спорів або претензій третіх осіб щодо ТМ. Вирішення таких проблем до початку переговорів про продаж значно підвищує привабливість активу.
4. Визначити обсяг прав для передачі:
   • Якщо Відчужувач планує передати права не на весь перелік товарів/послуг, зазначених у свідоцтві, йому необхідно чітко визначити, стосовно якої саме частини переліку він готовий здійснити відчуження.

Завчасна та ретельна підготовка з боку Відчужувача не лише спрощує процедуру продажу, але й дозволяє обґрунтувати ціну та умови угоди, мінімізуючи ризики виникнення претензій від Набувача після її укладання.

V. Податкові аспекти

Окрім юридичного оформлення та державної реєстрації, передача прав на торгову марку має також певні податкові наслідки як для Відчужувача, так і для Набувача. Розуміння цих аспектів є важливим для коректного відображення операції в бухгалтерському та податковому обліку та уникнення потенційних проблем з контролюючими органами.

Слід зазначити, що конкретний режим оподаткування операції з відчуження прав на ТМ залежить від багатьох факторів, зокрема:

• Правового статусу сторін (юридичні особи, фізичні особи-підприємці, фізичні особи).
• Системи оподаткування, на якій перебувають сторони (загальна система, спрощена система).
• Резидентського статусу сторін.
• Ціни договору.

Загалом, основними податками, що можуть виникати у зв’язку з передачею прав на ТМ, є:

1. Податок на додану вартість (ПДВ): Операції з передачі прав на об’єкти інтелектуальної власності, зокрема торгові марки, можуть бути об’єктом оподаткування ПДВ. Необхідно аналізувати місце постачання послуги (передачі прав) та статус платника ПДВ обох сторін для визначення, чи виникає податкове зобов’язання з ПДВ і хто є відповідальним за його нарахування та сплату.
2. Податок на прибуток підприємств / Податок на доходи фізичних осіб (ПДФО):
   • Для Відчужувача – юридичної особи на загальній системі оподаткування дохід від продажу нематеріального активу (ТМ) включається до фінансового результату до оподаткування та впливає на об’єкт оподаткування податком на прибуток.
   • Для Відчужувача – фізичної особи дохід від продажу ТМ підлягає оподаткуванню ПДФО та військовим збором за правилами, встановленими Податковим кодексом України.
   • Набувач, у свою чергу, отримує нематеріальний актив, який підлягає амортизації в податковому обліку (якщо Набувач є платником податку на прибуток), що впливає на його фінансовий результат у майбутніх періодах.

Враховуючи складність податкового законодавства та індивідуальний характер кожної угоди, цей розділ надає лише загальний огляд можливих податкових наслідків. Настійно рекомендуємо сторонам договору перед його укладанням отримати детальну консультацію у кваліфікованого податкового фахівця або аудитора, який зможе проаналізувати конкретну ситуацію та надати рекомендації щодо оптимального структурування угоди з точки зору оподаткування та коректного відображення операції у звітності.

Висновки

Передача прав на ТМ (відчуження торгової марки) є повноцінною угодою купівлі-продажу цінного нематеріального активу – бренду. Ця процедура дозволяє одній стороні (Відчужувачу) здійснити повний продаж бренду та отримати за нього винагороду, а іншій стороні (Набувачу) – отримати у власність вже існуючий, часто впізнаваний, бренд для досягнення власних бізнес-цілей.

Як було детально розглянуто у статті, успішна та юридично безпечна передача прав на ТМ вимагає уважного підходу на всіх етапах: від аналізу мотивації сторін та проведення ретельної перевірки (Due Diligence) до належного юридичного оформлення угоди та її обов’язкової державної реєстрації. Ключовими моментами є:

• Чітке розуміння відмінності відчуження від ліцензування.
• Укладання детального письмового договору про передачу прав з обов’язковим зазначенням усіх істотних умов (предмет, сторони, ціна, умови та строк передачі, гарантії).
• Проведення Набувачем комплексної перевірки юридичної чистоти торгової марки перед укладанням договору.
• Обов’язкова державна реєстрація факту передачі прав в УКРНОІВІ, без якої договір не набирає чинності для третіх осіб.
• Врахування податкових наслідків операції для обох сторін.

Дотримання всіх вищезазначених юридичних аспектів та процедур є запорукою того, що продаж бренду відбудеться коректно, а права нового власника будуть належним чином захищені. Нехтування будь-яким з етапів, особливо підготовкою договору та державною реєстрацією, може призвести до значних юридичних ризиків та фінансових втрат. Тому для забезпечення максимальної безпеки угоди з передачі прав на ТМ рекомендується залучати кваліфікованих юристів та патентних повірених.